外观设计的近似性判断

　　出处：luoyun-iplaw

　　如何根据我国外观设计的发展现状以及立法的变化，在司法实践中正确运用外观设计近似性判断方法，是一个常谈常新的问题，有必要进一步探讨。

　　外观设计近似性判断最基本的方法是肉眼观察，不得借助于任何仪器。表面看非常简单，人人皆可为之。但在专利审判实践中，却是一个非常复杂的问题，甚至是非常深奥的问题。我国现行专利法规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。可见，外观设计既要有美感，也要能够在工业上应用，兼具艺术性与技术性特征。是艺术与技术在工业品上的融合。尽管艺术和技术的表现形式是客观的，但人们对艺术的欣赏与鉴别，则是客观见之于主观的一种主观感受，并不能采取技术比对的方式对外观设计是否近似予以量化。正是因为艺术性的介入，导致外观设计专利的侵权判断与发明专利、实用新型专利的侵权判断相比，有明显的不同，甚至更为困难。如何根据我国外观设计的发展现状以及立法的变化，在司法实践中正确运用外观设计近似性判断方法，是一个常谈常新的问题，有必要进一步探讨。

　　一、”剪刀”案反映出的司法困境

　　法国马培德公司于2004年2月6日，向国家知识产权局申请了一款名称为”剪刀”的外观设计专利。并于2004年9月1日获得授权。法国马培德公司以阳江邦立公司生产销售被控剪刀产品构成侵权为由向法院提起诉讼。将被诉侵权产品与涉案专利相比较，两者的主要区别在于：第一，被诉侵权产品的整个刀片上有彩色图案，而专利产品没有；第二，连接两个刀片的铆钉虽都为圆形，但被诉侵权产品的铆钉比专利产品的大。且铆钉上面还有凸起的弧形线条。两者的其余部分均相同，马培德公司认为两者构成近似，邦立公司则认为两者既不相同也不相似。诉讼中，就被控侵权产品的外观设计与本案专利外观设计究竟是否构成近似，进而对被控产品是否构成侵权产生了明显的分歧。一种观点认为，两者并不构成近似，阳江邦立公司的行为不构成侵权。其理由是将本案被诉侵权产品与专利图片比对，被诉浸权设计整个刀片上有彩色图案，连接两个刀片的圆形铆钉比专利产品的大，且铆钉上面还有凸起的弧形线条的特征。而剪刀普遍是由刀片和握柄两大部分组成，艮刀片所占的比例通常都是比较大。故在刀片上设计有彩色图案，则可成为该剪刀的主要设计特征，吸引一般消费者的注意力。以一般消费者的知识水平及认知能力来判断，被诉侵权产品的不同设计特征已经达到使被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上产生实质性差异的程度，故两者既不相同也不近似，从而不构成侵权。本案一、二审均采纳了该观点，判决驳回法国马培德公司的诉讼请求，另一种观点则认为，两者应当构成近似，阳江邦立公司的行为构成侵权，其理由在于，我国专利法的目的是鼓励发明创造，未经专利权人许可不得实施他人专利。本案中被控产品的形状与本案专利外观设计完全相同，仅仅是在已有专利的形状上”添加”了图案和色彩、参照发明和实用新型侵权判定方法，被控外观设计的要素中包含了本专利的设计要点，也就是未经许可实施了他人的专利，应当构成侵权。面对同样的外观设计、同样的被控侵权产品，由于比对方法不同，得出了相反的结论，而且两种裁判思路并无明显的理论缺陷。将两种裁判思路予以归纳，第一种裁判思路采取了典型的整体观察、综合判断的方法，第二种裁判思路采取了纯粹的新颖点比较方法。在外观设计近似性判断中，上述两种裁判思路之争实质上是整体观察法与新颖点比较法之争，这一问题的讨论将涉及到我国外观设计专利立法和司法领域中许多重大问题，包括外观设计近似性判断主体是一般消费者还是普通设计人员问题、部分专利是否应当授予等问题，目前在理论界并无统一的认识。由此，实践中对外观设计近似性判断究竞采用哪种裁判思路成为当前的司法困境。

　　二、整体观察法的缺陷

　　司法实践中，外观设计近似性判断通常采用”整体观察法”.该判断方法也在相应的司法解释中予以明确，即2010年1月1日施行的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条指出：”被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无明显差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质差异的，应当认定两者近似”.但该判断方法在理论上和实践中均受到不同程度的质疑。

　　从立法目的上看，运用整体观察法不能充分保护发明创造。我国专利法第一条明确规定保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，提高创新能力是制定专利法的目的。如何达到充分保护发明创造的目的，在外观设计专利侵权纠纷案件司法实践中，主要就体现在外观设计近似性判断的标准和方法上。如果采用整体观察法，就不可避免地出现以下情况：侵权人在抄袭他人外观设计中的独创性设计后，再对其作一定程度的变化，比如添加或者改变色彩或者图案，或者将产品的整体外壳或部分外壳改为透明材料等，从而在整体视觉效果上形成明显区别。运用整体观察法判断，两者是不近似的，故不构成侵权。这种判断方法的结果是，客观上导致被控侵权人完全叫以名止言顺地剽窃他人的设计成果。从专利权人的角度出发，这是极其不公平的，权利人往往抱怨整体观察法不符合我国专利法的立法目的，对外观设计专利保护不力。其次，从我国外观设计的能力和现状看，整体观察法与我国外观设计的现状和规律不适应。工业品外观设计总是依托于产品并且受制于产品，产品的功能用途等对外观设计的设计空间从整体上进行了一定的限制，因此，工业品外观设计不同于美术家作画，不是纯粹自由思考的艺术创作。对于某一具体的成熟产品的外观设计而言，情况更是如此，在我国甚至全世界范围内，某种产品的全新外观设计并不多见。因此，新颖的外观设计多数不是整体外观上翻天覆地的变化，而是一些局部变化和创新。我国专利法正是保护这一部分，即”富有美感并适于工业应用的新设计”.如果侵权诉讼中采用整体观察法对外观设计近似性予以判断，这与外观设计的现实不符，同时也出现法律上保护的是部分（即新设计），而侵权判定又比对的是外观设计的整体的情形，两者相互矛盾。因此，采用整体观察法进行近似性判断，往往会让人得出司法实践偏离科技发展水平和立法本意的结论。另外，从司法实践看，采用整体观察法主观性太强，难以实现同案同判，甚至会自相矛盾。以前述法国马培德公司与阳江邦立公司”剪刀”案为例，对于被控产品的外观设计与本案专利外观设计是否相近似问题，无论法院判定其近似或者不近似，都将难以自圆其说。本案中专利剪刀和被控剪刀形状相同，但专利剪刀没有图案，被控产品有图案。正是因为这一区别，如果阳江邦立公司将带图案的被控剪刀也申清专利，国家知识产权局经过审查会认为其与在先专利不相近似而授予其专利权。反过来，如果阳江公司的被控剪刀申请专利在先，法国马培德公司再申请专利，国家知识产权局就会以其与在先专利相近似没有新颖性为由驳回其申请。在侵权纠纷中也是如此，法国马培德公司以无图案的剪刀外观设计指控阳江邦立公司的有图案的剪刀，如前所述，法院认为两者不相近似，驳回了马培德公司的诉讼请求。反之，如果阳江邦立公司将带图案的剪刀申请专利并反过来控告无图案的剪刀，通过整体观察，也可能认为无图案的剪刀从整体上看与有图案的剪刀近似而构成侵权。可见，无论是授权环节还是侵权诉讼中，将同一图片与同一物品比对，仅仅是因为申请专利的时间先后变化或者诉讼角色的转换，专利授权机关和人民法院对两者是否近似问题得出了相反的结论，显然是自相矛盾，无法自圆其说。因此，整体观察法无论是在理论上还是在司法实践中均有缺陷，难以满足结论客观性和司法统一性的要求。

　　三、新颖点比较法的不足

　　在外观设计近似性判断司法实践中，就笔者目前所见知识产权诉讼案例，并没有发现任何一份裁判文书对新颖点比较法予以明确系统表述，最高法院相关司法解释也无此提法，但在我国专利法和专利审查指南修改以前，无论是专利授权审查还是侵权判断中，确实存在要部比较法。本次专利法修改后，要部比较法的地位变得模糊。尽管如此，综观目前的司法实践和司法解释，仍然可以肯定要部比较法并非一种独立的外观设计近似性判断方法。新颖点比较法与要部比较法有相似之处，但又有所不同。从目前学术界和司法实践界的部分主张，可以将新颖点比较法表述为：在进行外观设计近似性判断时，应当以被控外观设计是否包含专利外观设计中的创新点为准，如果包含则认定为近似，从而判定侵权；如果缺少专利外观设计中的创新点，则不近似，从而判定为不侵权。实际上就是将发明和实用新型专利审判中判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围的方法简单移植到外观设计近似性判断之中。新颖点比较法与整体观察法相比，确实存在不少的优势。其一，采用新颖点比较法操作简单，且具有高度的客观性。以前述”剪刀”案为例，在进行近似性判断时，只需要将被控侵权产品的外观设计与专利外观设计中的设计要点进行比对即可。如果被控外观设计中包含了专利外观设计中的新颖点，就应当认定近似而判定侵权。反之，若缺少专利外观设计中的某一新颖点，则认定为不侵权，由于马培德公司的专利没有图案与色彩，仅仅是形状专利，故剪刀的形状就是该专利的新颖点，而阳江邦立公司被控剪刀的形状与马培德公司的专利形状完全相同，尽管添加了图案和色彩，仍然包含了本专利的新颖点，故应当认定其侵权。实践中采用该判断方法，既简单又客观。其二，采用新颖点比较法有利于司法统一。采用该方法，首先是有利于外观设计近似性判断结论的统一，不会出现不同裁判者就相同的对比对象得出不同结论的情况，也可以避免因为专利申请时间先后变化和诉讼地位变化而做出矛盾判断的尴尬局面。同时，还有利于外观设计近似性比较方法与发明和实用新型中技术方案相同或者等同比较方法的统一。在专利法领域，确实可以将外观设计的相同类比为发明或实用新型技术方案的相同，将外观设计的相近似类比为发明或者实用新型技术方案的等同。因此，将两者的判断方法统一起来，从司法统一的角度，也不失为一种选择。其三，采用新颖点比较法，有利于保护创新，特别是有利于对专利权人的利益保护，专利法的目的之一是保护和鼓励技术创新，采用新颖点比较法，可以避免他人无偿占用专利权人的智力成果，避免出现前述”剪刀”案件中外观设计在形状上的新颖点被他人抄袭反而不构成侵权的情况出现。

　　尽管新颖点比较法有其合理的一面，但同时也存在相当多的不足，首先，新颖点难以固定，范围模糊。就前述”剪刀”案而言，本专利外观设计的新颖点是什么？究竟是整个剪刀的形状还是剪刀把手的形状？从专利公告图片显示，由于我国外观设计专利并没有借鉴日本等国的做法，要求专利申请人将新设计部分用实线标出，将现有设计部分用虚线标出，从图片上并不能确定本专利的新颖点究竟是整个剪刀的形状还是剪刀把手的形状。诉讼中专利权人认为”不论是从对于整体设计的影响还是从占有整个专利的表面积比例角度，剪刀把的设计都是本案专利的一个重要部分”,显然专利权人主张剪刀把的设计就是本案的新颖点。该说法从纯粹的设计角度讲并无不当，但毕竟是从单一角度出发的单方说法，专利授权文件中并无依据，而且对产品的部分外观设计，根据我国目前专利法以及专利审查指南，并不能得到授权，也就是说部分外观设计在我国还不能得到专利权保护。在司法实践中，准确界定新颖点范围是进一步对比和裁判的基础，鉴于外观设计新颖点的确定没有授权文本作为依据，将导致案件难以审判。其次，纯粹的新颖点比较法，即便在发明和实用新型技术方案的对比中也是不存在的。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定：”人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征”.可见，在发明和实用新型技术方案比对过程中，采用的是全部技术特征比对方法，而不是新颖点比对方法。比如在专利号为Z103267296.9的”多功能屏幕显示语言方位提示倒车指示器”的实用新型专利中，其权利要求书记载：”一种多功能屏幕显示语言方位提示倒车指示器，由探头匹配电路，语言提示电路，超声波发射和接收信号电路，电源电路，单片机处理器，摄像头和屏幕显示器组成，其特征是超声波发射和接收信号电路是由一个以上的超声波探头……”.本专利独立权利要求包括前序部分和特征部分，前序部分即倒车指示器由哪些部分组成，这些特征属于背景技术，是现有的公知公用技术，不属于专利权人新的发明创造。特征部分是专利权人的贡献，专利权人对现有的倒车指示器的新发明创造在于”其特征是”后面所表述的区别技术特征，这就是其发明点，类似于外观设计中的新颖点。但在进行技术方案相同或者等同判断时，并不能抛开前序部分的技术特征仅仅将该”发明点”（即区别技术特征）进行比对，而是采用全部技术特征比对方法，这在司法实践中已经形成共识并依此司法。实际上，在外观设计近似性判断中采取纯粹的新颖点比较法，与发明或者实用新型技术方案的对比方法相去甚远。因此，试图采用新颖点比较法以达到与发明和实用新型技术方案比对方法相统一的观点，应当是认识上的一种误区。其三，采用新颖点比较方法不符合外观设计的本质特征和外观设计保护的深层次经济目的和立法目的。外观设计具有复合性本质，这是一个不争的事实。美感或者装饰性是外观设计的出发点，而产品则是外观设计的载体，无论外观设计采取哪种艺术形式表达，都必须依赖于产品的功能，而且不能破坏产品的功能。可以说外观设计是在现有技术方案上进行的艺术构思，法律所保护的就是外观设计中的具有美感的设计。如果采用新颖点比较法，所比对的仅仅是创新设计的局部，保护的也仅仅是局部，客观上并不能达到保护外观设计的目的。比如一幅画，如果我们仅仅盯住其中的一个点或者一条线，该局部并不产生美感，在对该画进行保护时，如果仅仅保护这一个点或者一条线，不允许别人抄袭，又有何意义？外观设计尽管与美术作品不同，具有美术作品所不具备的技术性特征，但两者在艺术性上是具有可比性的。采用新颖点的比较方法无疑凸显了对外观设计技术性的保护，而忽略了对外观设计艺术性的保护，将外观设计保护推向了极端，反而偏离了外观设计的本质。另外，从外观设计的最初目的看，创新设计并不是为了得到法律保护，外观设计也并非天生的知识产权，立法保护外观设计在我国是相当晚的事情。事实上，工业品外观设计最初的目的在于通过对产品形状，图案或色彩的美学处理，使其外表美观，赏心悦目，区别于具有相同用途和功能的同类产品，吸引消费者购买，在满足消费者的审美需求的同时增加生产商的销售额和利润。也正基于外观设计保护既对设计者有利，也对消费者有利，对整个经济发展有利，才有必要立法对外观设计进行保护。可见，外观设计受到法律保护并不单纯为了保护设计者的”创新”,而是基于更深层次的经济目的和提高人们生活水平的需要。这一点，在我国专利法的立法目的中也是明确的，即专利法的立法目的除了”保护权利人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的运用，提高创新能力”之外，还为了”促进科学技术进步和经济社会发展”.可见，单方面强调保护创新并不是专利法的守法目的，由此看出在外观设计近似性判断中采取纯粹的新颖点比较法并不能充分体现我国专利法的立法目的。在对外观设计的保护过程中，既要保护专利权人发明创造的积极性，也要充分考虑广大消费者和社会公共利益。因此，新颖点比较法尽管有其合理的一面，从总体讲，由于其在理论上和实践中存在诸多缺陷，还不宜将其单独作为判断外观设计近似性的方法。

　　四、司法出路：兼容并蓄，主次分明

　　在外观设计近似性判断中，整体观察法和新颖点观察法，在理论上均有相应的依据。实践中也有其合理性，但也各自存在明显的不足。如果一定要在两种方法之间进行取舍，保留其一，摈弃其一，显然是很难做到的。其根本原因在于，两种判断方法对外观专利的保护侧重点不同，整体观察法侧重于保护外观设计的艺术性，而新颖点比较法侧重于保护外观设计的技术性。而外观设计的本质是艺术与技术的融合，其艺术性和技术性均应当得到法律保护，不可偏废。因此，两种判断方法均应当在司法实践中予以适用。从另一个角度看，对外观设计近似性判断仅仅是侵权判断的一个步骤，无论采用哪种方法，都是为了得出是否侵权的结论。在这个意义上，可以说采用哪种对比方法只是做出侵权判断的一种手段，应当允许通过不同的手段得出是否侵权的结论。而且实践中，整体观察法和新颖点比较法也并不总是相互矛盾。比如在被控侵权的外观设计上没有采用专利外观设计的新颖点的情况下，通过整体观察的方法，可以认定两者不近似，采用新颖点观察法也可以认定两者不近似，结论是相同的。目前的司法判例中也不乏将两种判断方法同时使用的例证，在裁判理由中一方面认为整体观察不近似，另一方面也认为并没有抄袭专利外观设计的新颖点。由此，笔者主张司法实践中应当两种判断方法兼容并蓄。在此基础上，有必要进一步讨论两种方法的地位问题，即整体观察法和新颖点比较法是否为各自独立的判断方法；如果不是，究竟是以整体观察法为主还是以新颖点比较法为主。笔者认为，新颖点比较法不能成为独立的外观设计近似性判断方法，只能从属于整体观察法，作为整体观察法的补充。司法实践只能是一定历史条件下的司法实践，没有超时空的司法实践。因此，在司法实践中应当做到”眼中形势胸中策”,妥善处理纠纷。目前的形势是，我国专利法的立法目的并不是单纯保护创新，从而在专利授权中，我国目前并不授予”部分专利”,也就是说外观设计的新颖点并不能单独得到专利法的保护。在个案裁判中应当高度重视这一确定的形势，如果将新颖点比较法单独作为一种判断方法，将与法律规定和外观设计专利授权标准相矛盾。尽管司法实践有其灵活性和自由度，但应当符合现行立法的本意。在此情况下，个案裁判中应当谨慎。尤其是在最高法院有相应的司法解释的情况下，应当充分理解和运用最高法院的相关司法解释。关于如何进行外观设计近似性判断，最高法院已有规定，即《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条规定：”人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；……下列情形，通常对外观没计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。”该规定已经明确应当以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，这应当是外观设计近似性判断的主要方法，在此方法之下，再考虑更具有影响的部分。该解释中并没有提及新颖点和新颖点比较方法，但其中”区别于现有设计的设计特征”实际上就是本文所指的新颖点，这是在整体观察中应当注意的部分。因此，可以认为该解释包含了将新颖点比较法作为整体观察法的补充的含义，实践中应当参照执行。至于我国专利法下次修改时是否会允许授予部分专利权、专利法的立法目的是否会调整、目前这种判断方法是否始终符合外观设计的发展趋势则是另外的问题，需要用发展的眼光去研究和解决，但目前采用这种判断方法更为妥当。

　　作者：陈英     欧修平