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案号：
异议:(2012)商标异字第25259号
异议复审:商评字[2014]第135527号
一审:(2014)一中知行初字第3511号
二审:(2014)高行(知)终字第3075号
一审合议庭：
张晰昕、邓卓、张中
二审合议庭：
潘伟、石必胜、孔庆兵
编写人：
北京高院民三庭 戴怡婷
报送单位：北京高院民三庭
关键词：
未注册商标 在先使用 商誉延续 个体工商户
参阅要点：
个体工商户注销后业主又投资开设公司，并继续使用个体工商户经营期间的商标，在特定情况下，可以视为该商标所承载的商誉得以延续至新设立的公司，从而可以作为“已经使用并有一定影响的商标”，并适用2001年修正的《商标法》第三十一条（即2013修正的《商标法》第三十二条），制止他人的恶意抢注。
当事人
原告：天津市利鑫达夏星散热器有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
第三人：黄磊
基本案情
利鑫达散热器厂为个体工商户，经营者为王贺义，经营地址为天津市大北乡独立村。2002年至2005年间，王贺义以利鑫达散热器厂的名义与多家企业订立销售合同，销售“利鑫达牌散热器”。2005年6月14日，王贺义作为股东之一出资设立了天津市利鑫达夏星散热器有限公司（简称利鑫达公司），并担任该公司的法定代表人。该公司的注册地址仍为天津市宁河县大北涧沽镇独立村西侧，并继续生产销售“利鑫达牌散热器”。同年12月2日利鑫达散热器厂注销。
2006年8月4日，黄磊向商标局申请注册被异议商标–第5522122号利鑫达文字图形商标。该商标经商标局初步审定公告，指定使用在第11类“中心暖气散热器、水龙头、暖气片、暖气装置、装饰喷泉、供暖暖气用增湿器、水暖装置用管子三通、自来水设备的调节和安全附件”商品上。
在法定异议期内，利鑫达公司对被异议商标提出异议，商标局经审查作出（2011）商标异字第25259号裁定，对被异议商标予以核准注册。
利鑫达公司不服上述裁定，在法定期限内向商标评审委员会提出异议复审申请，主张被异议商标与利鑫达公司在先使用具有一定影响的商标相同，并使用在相同或类似商品之上，侵犯了利鑫达公司的在先权利。被异议商标的申请注册违反了2001年修正的《商标法》第三十一条的规定。利鑫达公司在评审阶段向商标评审委员会提交了利鑫达散热器厂在被异议商标申请日前订立的委托代理及供销合同复印件，作为其在先使用“利鑫达”商标的主要证据。
黄磊在评审阶段答辩称：黄磊与利鑫达公司并无业务往来，并无抢注商标的意图。被异议商标的申请注册符合法律规定，没有侵犯其在先权利。黄磊在《商标异议复审答辩书》中还说明，“黄磊是汤阴县小康采暖设备厂的合伙人之一，该厂的投资人是黄磊的叔叔黄三妮”。
2013年12月16日，商标评审委员会作出商评字〔2013〕第135527号《关于第5522122号“LXD利鑫达”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定）。
该裁定认定：
2001年修正的《商标法》第三十一条保护的“在先权利”一般指除商标权以外的其他权利。利鑫达公司提交的证据不足以证明被异议商标的申请注册侵犯了其除商标权以外的其他权利，亦不能证明在被异议商标申请注册之前，利鑫达公司在被异议商标指定使用商品或类似商品上使用与被异议商标相同或相近似的未注册商标并达到有一定影响的程度，故被异议商标的申请注册未违反2001年修正的《商标法》第三十一条的规定。综上，商标评审委员会裁定：被异议商标在复审商品上予以核准注册。
利鑫达公司不服该被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，并补充提交了利鑫达散热器厂2004年的宣传册和利鑫达公司2007年的宣传册以及利鑫达公司成立的工商登记资料等证据。
另查，2006年3月15日，利鑫达公司与案外人黄合只就“利鑫达”牌散热器签订的代理供销合同。根据黄合只、黄合印的常住人口登记表显示，二人分别为宁五云的长孙和次孙。而汤阴县小康采暖设备厂个人独资企业设立登记申请表显示投资人为黄三妮，但家庭成员签名处记载有黄合印。
此外，在本案二审审理过程中，利鑫达公司补充提交了利鑫达散热器厂在被异议商标申请日前形成的记载“利鑫达牌散热器”的合同单据以及部分利鑫达公司被异议商标申请日前订立的记载“利鑫达牌散热器”的销售合同。商标评审委员会对上述证据的真实性不持异议，但认为上述证据未在评审阶段提交，与本案缺乏关联性。黄磊对上述证据的真实性不持异议。
审理结果
北京市第一中级人民法院于2014年6月13日作出（2014）一中知行初字第3511号行政判决，判决维持被诉裁定。利鑫达公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院于2014年11月17日作出（2014）高行（知）终字第3075 号行政判决，判决：一、撤销一审判决；二、撤销被诉裁定；三、商标评审委员会针对被异议商标异议复审申请重新作出裁定。
裁判理由
法院生效裁判认为：利鑫达散热器厂从2002年开始就在散热器商品上使用“利鑫达”文字商标，经其长期使用，“利鑫达”商标在散热器商品上具有一定影响。利鑫达散热器厂为个体工商户，其经营者是王贺义。2005年6月14日，王贺义作为主要股东发起设立了利鑫达公司，并担任该公司的法定代表人，利鑫达散热器厂于同年注销。此后，利鑫达公司在其经营活动中沿用了利鑫达散热器厂原经营地址，并销售相同的商品。因此，虽然利鑫达公司与利鑫达散热器厂是相互独立的主体，但两者在经营活动上的特定关系使得“利鑫达”未注册商标的商誉得以延续。
由于利鑫达散热器厂现已注销，而且，根据利鑫达公司在二审期间提交的证据，利鑫达公司在被异议商标申请日前在散热器商品上也使用了“利鑫达”商标，因此，利鑫达公司有权就该商标提出相关主张。经过利鑫达散热器厂及利鑫达公司的长期使用，“利鑫达”商标在被异议商标申请日前已经在散热器商品上具有一定知名度。在案证据以及黄磊在《商标异议复审答辩书》中的陈述可以证明，黄磊与黄合只具有亲属关系。
由于黄合只曾代理销售利鑫达公司的“利鑫达”牌散热器，而且“利鑫达”商标具有一定知名度，黄磊作为同行业的经营者应当知晓利鑫达公司在先使用“利鑫达”商标，其在相同或者类似商品上申请注册显著识别部分为“利鑫达”的被异议商标构成抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，利鑫达公司的相关上诉理由成立，应予支持。
解说
2001年修正的《商标法》第三十一条（即2013年《商标法》第三十二条），申请商标注册不得损害他人现有在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
通常情况下，该条法律规定中的“他人已经使用”系请求人的使用，与其缺乏承继关系的主体的商标使用行为不属于该条法律规定的在先使用。但在特定情况下，存在例外。
由于我国采取注册制，原则上注册商标受法律保护，未注册商标只有在特定情形下才能获得保护。在先使用并具有一定影响是未注册商标获得2001年《商标法》第三十二条保护的条件。未注册商标通过使用发挥区别产源的基本功能，商标使用人也通过商标使用创造商誉，因此，在一定意义上，商标法对未注册商标的保护实际上是对商标的识别作用及其所承载商誉的保护。
基于个体工商户的性质，个体工商户在经营过程中使用商标产生的商誉在其注销之后可以归于业主个人。而且商誉能够通过特定方式得以延续，这是因为，如果商品的销售场所、渠道、对象、接洽人员、交易方式等因素均无变化，那么商标权利主体的变化对于相关公众通过该商标区分商品来源并无影响，不妨碍商标发挥区分商品来源的功能及的商誉累积。
由于个体工商户不能直接转制成为公司，因此，在个体工商户注销后，由其业主开办公司，继续使用个体工商户经营期间的商标，在特定情况下，此前累积的商誉可以延续至该公司的商标。在此期间，如果他人抢先注册该商标，则会破坏该商标与商品来源之间已经建立的相对稳固的联系，引起相关公众的混淆误认。
本案中，利鑫达散热器厂的业主王贺义在该个体工商户注销前，作为主要股东投资设立了利鑫达散热器厂，此后利鑫达散热器厂注销。利鑫达公司在经营过程中与利鑫达散热器厂使用类似的字号，销售相同的散热器商品，都使用“利鑫达”文字商标，采用相同的经营地址以及相同制式的交易文件，而且利鑫达散热器厂的业主与利鑫达公司的法定代表人也相同。
对于“利鑫达”散热器的相关公众而言，虽然利鑫达散热器厂已经注销，但利鑫达散热器厂通过使用“利鑫达”商标累积的商誉已经延续至利鑫达公司使用的“利鑫达”商标。因此，利鑫达公司主张被异议商标的申请注册违反了2001年修正的《商标法》第三十一条的规定时，可以将利鑫达散热器厂的使用证据作为在先使用证据，用以证明“利鑫达”商标经其使用在被异议商标申请日之前已经具有一定影响。
一审法院认为利鑫达散热器厂与利鑫达公司为不同的主体，因此，利鑫达公司提交的使用证据不足以证明其在先使用“利鑫达”商标过于机械，而且，在利鑫达公司二审期间补充提交了其在被异议商标之前使用“利鑫达”文字商标证据的情况下，足以认定利鑫达公司的“利鑫达”商标构成在先使用并有一定影响的商标。
来源:北京高院(北京审判) 知产库编辑