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作者：韩英律师 京衡律师事务所
来源：知桥商标专利
摘要
实践中，有的权利人为抢占市场份额，向其他竞争对手的合作伙伴、经销商、客户等广发警告函，或不断向各地工商行政执法机构投诉，要求追究侵害商标专用权的责任，从而导致企业及利害关系人频繁的受到执法机构的调查，被查封扣押货物，整日忙于应付各种的执法检查及询问，企业形象、商业声誉、销售、市场份额均受到很大损害。为了彻底的了结这种“骚扰”，一些被警告者或被投诉者即直接向法院提出诉讼，要求法院确认其不构成侵权，这称之为“确认不侵害商标专用权之诉”。确认不侵权之诉受理条件是在权利人不及时行使诉权的情况下，被警告人（类似的被投诉人、被扣押商品人）或者利害关系人的正常生产经营受到威胁而处于一种不安定状态，为促使正常生产经营秩序早日安定，允许被警告人、被投诉人或利害关系人排除权利人对其生产经营秩序的妨碍而赋予其提起确认不侵权之诉讼之诉权。确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷，管辖适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释的规定，由侵权行为地（包括侵权行为的实施地、侵权结果发生地）和被告住所地管辖。
以”彼得兔案“为例
原告(上诉人)：中国社会科学出版社(以下简称社科出版社)
被告(上诉人)：费德里克?沃恩有限责任公司(FREDERICK WARNE & CO．LTD)(以下简称沃恩公司)
原告社科出版社于2003年4月出版了一套“彼得兔系列”丛书，在丛书的作品名称及封面、插图上使用“彼得兔”、“本杰明的兔子”(英文)等文字及绘图。被告沃恩公司在中国注册有第714505号、第713230号、第713229号、第713228号、第713224号、第713233号、第713227号、第713234号、第713231号等商标。2003年5月中旬，被告沃恩公司向原告的经销商发函，并向工商机关投诉指控原告侵犯了被告的注册商标专用权。原告认为其完全是对原作品的直接使用，并不构成商标使用，未造成公众对商品来源的混淆和误认。被告主张并投诉原告实施了侵权行为，致使原告的合法出版物的发行销售被迫中止，原告的声誉受损，已给原告造成较大的经济损失。鉴于上述事实，原告向北京市第一中级法院提起诉讼，请求确认原告的行为不构成对被告注册商标权的侵犯。
被告辩称，应该驳回原告起诉或驳回原告诉讼请求。
关于该案，被告提出管辖异议。北京高级法院在裁定[i]中认为：确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵犯而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的相关法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷，此种案件的管辖问题，亦应当适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释。就本案而言，中国社会科学出版社请求确认不侵权的具体民事行为发生在一审法院辖区内，中国社会科学出版社向一审法院提起本案诉讼符合有关法律和司法解释的规定，一审法院裁定其对本案有管辖权并无不当。
关于本案的实体争议。北京市第一中级法院判决认为：原告提起的确认不侵犯注册商标专用权纠纷案是否属于人民法院的受理范围。在知识产权诉讼中，确认不侵权之诉的实益及目的在于对被控侵权人予以救济。但被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：(1)知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；(2)知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；(3)知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。对于符合上述条件的确认不侵权之诉，因双方当事人之间切实存在民事争议，应属人民法院的受理范围。
关于原告就其他商标提起的确认不侵权之诉，本院认为，虽然被告在庭审过程中明确其在本案诉讼中不主张原告侵犯了被告上述注册商标的专用权，但这些商标均在被告向工商西城分局投诉的范围内，而且工商西城分局作出的处罚决定中并未就原告的行为是否侵犯这些商标专用权作出认定。鉴于工商行政管理机关在查处商标侵权案件时无需认定原告的行为侵犯了被告享有的多个注册商标专用权，故原告的行为是否侵犯了被告第713230号、第714540号商标之外的其他注册商标专用权仍处于未定的状态，如果本案不对此问题进行处理，将会影响原告对涉案图书的正常经营，因此，针对上述商标已具备提起确认不侵权之诉的要件，被告提出的关于这些商标不存在民事争议的抗辩理由不能成立，本院不予支持。二审北京市高级法院判决维持一审判决。
确认不侵害商标专用权的受理和管辖
关于商标的不侵权诉讼，最主要的问题在于其受理的条件，因为依据中国《民事诉讼法》的规定，提出诉讼的原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。
1、确认不侵害商标专用权的受理
最高法院在对江苏省高级法院请示的一个案件的答复[（2001）民三他字第4号批复]中认为，“被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。”这最高司法机关首次明确肯定知识产权不侵权诉讼的受理。
2004年11月24日，最高法院副院长曹建明法官在其发表的《知识产权保护要有新突破》的文章中阐述道：“对当事人提出的确认不侵权诉讼请求，要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本条件；……”
最高法院2008年4月1日起实施的《民事案件案由规定》进一步明确 ???? 其第十五大类“知识产权权属、侵权纠纷”下属第152小类明确规定了“确认不侵权纠纷”，它包括“确认不侵犯专利纠纷”、“确认不侵犯注册商标专用权纠纷”、“确认不侵犯著作权纠纷”。
最高人民法院《关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用问题的解释》法释【2014】4号（自2014年5月1日起施行）第一条人民法院受理以下商标案件，明确了“确认不侵害商标专用权纠纷案件”。
最高人民法院法官王艳芳《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》理解和适用中明确，对于确认不侵害商标专用权纠纷案件而言，可参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释【2009】21号）第十八条的规定，即权利人向他人发出侵犯商标权的警告，被警告人或利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起1个月内或自书面催告发出之日起2个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯商标权的诉讼的，人民法院应当受理。根据该条规定，此类诉讼受理条件有两个要件：（1）有证据证明商标权人以书面形式或者其他方式发出警告；（2）被警告人或利害关系人书面催告商标权人行使诉权，商标权人接到通知后1个月内或者自该书面催告发出2个月内不撤销回警告也不提起诉讼。
王艳芳法官认为“允许被警告人或利害关系人提起不侵权之诉的法理基础是在权利人不及时行使诉权的情况下，被警告人或者利害关系人的正常生产经营受到威胁而处于一种不安定状态，为促使正常生产经营秩序早日安定，允许被警告人或利害关系人排除权利人对其生产经营秩序的妨碍而赋予其提起确认不侵权之诉讼之诉权。
我国实行是比较有特色的司法和行政双规制，权利人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求相关行政机关处理。新商标法第六十二条第三款规定：“在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。”
笔者认为如权利人向行政机关投诉商标侵权，工商行政机关查封扣押被投诉商品，导致该地区许多经销商不敢再销售代理该品牌商品，其客观已影响到被投诉人、被查扣人（相当于被警告人）及其利害关系人(如该品牌的制造商、经销商)正常的生产经营、销售，企业形象和商誉及经济利益均会遭受损害。如在一定期限内，工商行政机关又不作出处罚决定或者作出是处罚决定事由“并未就被投诉商品是否侵犯商标专用权作出认定”（如彼得兔案），权利人又不向人民法院起诉，被投诉人、被查扣人（相当于被警告人）或利害关系人的生产经营会受到威胁而长期处于一种不安定的受损状态。应当允许被查扣人（相当于被警告人）及其利害关系人提起确认不侵权之诉，以排除恶意竞争者以“假冒注册商标”为名，实则打击贬损其它合法经营者的正当权益，以侵占其他经营者的市场份额。应鼓励经营者各自诚信经营，以保护消费者与市场正常的竞争秩序。
孔祥俊在《新修订商标法适用的几个问题》中强调：“注意把握好效率、公平与秩序的立法精神。加强对商标权的适当的限制和制约，应兼顾他人的正当权益，防商标权人不适当垄断商标资源。如加强对在先使用权的保护、在先使用抗辩、正当使用的抗辩。正当使用指虽涉及使用他人商标构成要素，看似使用了相同近似商标，但实质并非商标意义上的使用，也即不用做商标；增加对未使用商标损害赔偿请求权的抗辩，倡导和强化了商标的价值在于实际使用的理念和精神”。
在先权益中，判断在先的企业名称权是否侵犯了在后注册商标专用权时，通常考虑因素是在先企业名称的使用是否攀附了在后注册商标的商誉。如果在先企业名称的使用是出于正常经营需要合法善意地使用，并未攀附在后注册商标的商誉，如果一味强调保护注册商标专用权，将有违公平原则和诚实信用原则，故一般判决在先企业名称不构成商标侵权。
例如：苏洲中院一、江苏高院二审的富士控股公司、番禺富士公司与苏州富士等侵犯商标专用权纠纷一案，富士控股公司、番禺富士公司在电梯等核准商品范围内依法享有涉案“FUJI富士”商标的专用权与许可使用权，其主张苏州富士注册使用“富士”字号侵犯其商标专用权。法院认为，考虑到“富士”、“FUJI”常与日本富士山等地名相关联，故涉案“FUJI富士”商标固有显著性较弱，也未通过富士控股公司、番禺富士公司事后使用取得较强的显著性，“FUJI富士”商标尚未在相关公众中产生一定知名度以及苏州富士的“富士”字号早于涉案商标注册使用，其使用无主观恶意，故苏州富士在先使用的与“FUJI富士”商标相同的富士字号不会造成相关公众混淆与误认，不认定此种使用字号的行为构成商标侵权。
最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中强调：妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益，商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或近似商标为条件（即商标意义的使用），被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或近似标识的，可以依法认定为正当使用。
笔者认为赋予被查扣人（相当于被警告人）及其利害关系人提起确认不侵权之诉，客观上会产生有效利用司法资源和行政资源，并避免行政机关案件处理结果与司法机关对同一案件处理结果的冲突，行政机关在接到司法机关确认不侵权之诉后，可以审慎的中止行政程序，待司法判决结果出来后，再决定是否行政处罚。这样可以有效的避免基层工商所执法人员商标法专业知识不足和保护尺度的不统一导致错误处罚，从而引起不必要的行政诉讼程序，影响了司法效率。
2、确认不侵权之诉 的管辖
2004年11月24日，最高法院副院长曹建明法官在其发表的《知识产权保护要有新突破》的文章中也讲到：“……确认不侵权诉讼在性质上属于侵权类纠纷，但系独立的诉讼，不因对方当事人另行提起侵权诉讼而被吸收。”
从彼得兔案来看，北京市第一中级法院采取以“确认不侵权的具体民事行为发生”为案件的管辖地。北京高级法院在裁定中认为：确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵犯而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的相关法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，确认不侵权之诉属于民事侵权纠纷，此种案件的管辖问题，亦应当适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释。该案在司法实际中有参照和指导意义。
依据新《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。依据《中华人民共和国民事诉讼法司法解释》第二十四条民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。
笔者认为除被告住所地外，依据《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院的有关法律规定和司法解释，被投诉、被扣押商品的制造地及销售地是侵权行为的实施地、侵权结果发生地，均有管辖权。