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作者：姚建军
——评北京北部公司与西安沣东公司等侵犯商标权纠纷案
案号：
（2014）西中民四初字第00455号
【裁判要旨】
描述性商标无法直接起到区别商品来源的作用，商标权人禁止他人使用的权利范围将会受到限制；判断被控侵权人是否构成正当使用，不仅应考虑被控侵权人的主观意图，还要判定其使用是否构成商标意义上的使用。
【案情介绍】
2012年8月28日，北京北部体育文化有限公司（下称北部公司）注册了“泥浆”文字商标，核定服务项目为组织体育比赛等。2014年6月，西安沣东城建开发有限公司（下称西安沣东公司）与西安沣东沣河景区管理有限公司（下称西安沣河公司）举办了“大美沣河幸福格桑花季”沣东城建杯陕西省首届泥浆足球宝贝大赛。泥浆足球大赛活动的标志性宣传图片是以景区风景为背景，以一条幅横向贯穿的圆形为显著图案，条幅以上的半圆中写有“大美沣河！幸福格桑花季！”条幅中标注“沣东城建杯陕西首届泥浆足球宝贝大赛”或“沣东城建杯陕西首届泥浆足球大赛”，其中“泥浆”并未单独突出使用。北部公司起诉认为，西安沣东公司等擅自使用其“泥浆”商标，举办泥浆足球大赛，侵犯了北部公司的注册商标专用权，引起消费者对活动主题的认识错误，牟取不正当利益。故诉至法院，请求判令西安沣东公司等被告停止侵权，删除在相关网站上的商标侵权信息；公开赔礼道歉，发表致歉声明；赔偿损失及律师费、公证费、差旅费等费用共计50万元。
西安中院审理认为，本案争议的“泥浆”商标作为描述性商标，由于其词汇本身具有描述性，无法直接起到区别商品来源的作用，商标权人禁止他人使用的权利范围将会受到一定的限制。北部公司未能通过使用使“泥浆”标识在相关公众中起到表明来源的作用，因此，西安沣东公司、西安沣河公司等不具有攀附“泥浆”商标之必要，其使用“泥浆足球宝贝”“泥浆足球”是为了对一场在泥浆中举行的足球宝贝选秀比赛进行客观描述，且也未突出使用“泥浆”二字，属于正当使用。遂判决：驳回原告北部公司的诉讼请求。宣判后，北部公司不服，提起上诉，陕西高院经审理后判决：驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
当争议注册商标具有描述性时，他人出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意且必要方式使用该标识，不会导致相关公众将其视为商标而发生来源混淆的，构成正当使用。正当使用赋予了他人一种普遍性的权利来使用描述性商标。“泥浆”商标作为描述性商标，因其词汇本身具有描述性，无法直接起到区别商品来源的作用，商标权人禁止他人使用的权利范围将会受到一定的限制。本案他人使用描述性商标是否构成侵权，应注意考量以下方面：
一、标识性是商标最基本的特性
商标的实质在于它是一种来源标志，指示商品的来源，该识别功能要依附于商品或服务才能得以实现，商标必须在经营过程中通过与商品或服务的结合，才能与商标所有人产生特定联系。若使用他人商标不是作为识别使用，而是用来描述自己商品的特点，则不会存在混淆的可能性，法律并不禁止。审判实践中，当权利人请求保护其注册商标时，被控侵权人通常会以正当使用进行抗辩。我国商标法第五十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。由此规定说明，正当使用是我国商标法规定的一项基本制度，目的是平衡权利人与社会公众之间的利益平衡。判断被控侵权人是否构成正当使用，不仅应根据被控侵权人的主观意图，而且还要判定在客观上其是否构成商标意义上的使用，不能因为权利人具有注册商标专用权，而无视其权利的实际和本质，否则就不符合商标法的立法精神和违背了公平正义原则。
本案中，涉案的泥浆足球宝贝大赛是西安沣东公司为了宣传其开发、建设及运营的沣河生态景区而举办的一场活动，特点在于将自然界常见的泥浆作为其主要活动场地，其在使用“泥浆”二字时，并未将其作为识别商品来源的方式使用，而是将“沣东城建”已经用显著字体标注了字样，向相关公众明示了该项活动的提供者，不可能使公众混淆服务的来源。
二、不具有攀附商标之目的的行为属于善意使用
善意是一种主观状态，可以通过综合考虑请求保护注册商标的显著性和知名度及使用者的外化的客观行为进行判断。请求保护商标的显著性越强，被恶意使用的可能性越大，反之，请求保护商标的显著性越弱，恶意使用的可能性也就越小。如果使用者对标识的使用不仅停留在其描述性含义，并将标识与周围设计做明显区分，采取突出方式加以使用，以此来吸引消费者的注意力，可以反映出使用人企图制造混淆，误导消费者的主观恶意，不能认定为正当使用；相反，如果使用者仅利用了描述性商标的第一含义，用于表示该类商品的主要原料、性能或品质等，且未突出使用，其目的并非为了借助商标权人的商誉，制造混淆，误导消费者，而是经营之不可避免，不能因此产生识别功能，就应当认定其主观上存在善意。
本案涉及的泥浆足球是一项在泥浆里举行的足球比赛，起源于芬兰，风靡英国、冰岛、荷兰、俄罗斯、瑞典、巴西等足球发达国家，因在泥浆中进行而得名，“泥浆足球”已经成为该类项目的通用名称。北部公司虽然取得了“泥浆”文字注册商标，但由于受到该词语固有词义的限制及相关公众对泥浆足球项目已有的认知影响，“泥浆”一词与足球相关事物产生关联时，相关公众的认知多限于其固有含义，该标识作为商标的显著性已经被弱化乃至消失。北部公司未能通过使用使得“泥浆”标识在相关公众中起到表明来源的商标作用，因此，西安沣东公司等不具有攀附“泥浆”商标之必要，其使用“泥浆足球宝贝”“泥浆足球”是为了对一场在泥浆中举行的足球宝贝选秀比赛进行客观描述，并且也未突出使用“泥浆”二字，可以认定属于善意使用。
三、商标性使用的核心在于识别商品的来源
商标性使用是指被控侵权人将商标权人的商标作为标识使用，即其使用该标识并非为了描述其商品的特征而是意在指示其商品的来源。商标性使用应具备的条件为：商标必须在商业活动中使用；使用是为了标示商品或服务的来源；通过使用能够使相关公众区分不同商品或服务的提供者。我国商标法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。由此规定说明，商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的使用某一标识或者将该标识用于非商业活动中，都不构成商标法意义上的商标使用行为。
具体到本案中，西安沣东公司主办并由华商网络公司策划、组织的陕西省首届泥浆足球宝贝大赛是一场以生态泥为载体，以女性参与为主的选秀活动，最终的十强选手在沣东沣河生态景区的泥浆里举行足球大赛，决出冠亚季军。涉案活动是围绕泥浆足球这一在泥浆中进行的足球项目开展的比赛，“泥浆足球”“泥浆足球宝贝”是该活动的名称和内容，在“泥浆足球”“泥浆足球宝贝”中使用“泥浆”，目的是为了对该项活动在泥浆中举行进行说明和描述，“泥浆”文字在此仅构成描述性因素，并非为了指示该项服务的来源，西安沣东公司使用“泥浆”一词不构成商标意义的使用。
总之，商标性使用的核心在于发挥商标的识别功能，并不是所有将商标与产品进行物理性结合的使用方式都归属为商标性使用。非商标性使用，并未将标识与商品来源建立联系，不会存在混淆的可能性。因此取得注册商标专用权并不意味着权利人有权禁止他人对其商标的一切使用行为，商标能禁止的只是有可能导致混淆的使用。商标注册人选择其作为自己的商标并不能赋予其对该标识的垄断性权利，而只是在该商标成为其产品来源标志的范围内，才有权受到保护。（姚建军 作者单位：陕西省西安市中级人民法院）
（文章来源：中国知识产权报）