合肥知识产权律师网
来 源 | 知产力
作 者 | 张耀宏 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司
本文从中山市隆成公司诉湖北童霸公司侵害有关童车的专利权纠纷提审案出发，对最高院判决书中有关违约与侵权之责任竞合情形的认定从民法基础理论角度予以探讨，并评价分析了专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”的合法性和合理性。
一、 案情及背景
广东中山市隆成日用制品有限公司（下文简称“隆成公司”）系有关童车专利ZL02322197.6、ZL01355071.3和ZL01242571.0（下文简称“本案专利”）的权利人①。
2008年4月，隆成公司以湖北童霸儿童用品有限公司（下文简称“童霸公司”）侵害本案专利权为由起诉。经二审，双方在湖北省高级人民法院主持下达成民事调解书，主要内容为：“童霸公司保证不再侵害隆成公司的专利权，如发现一起侵犯隆成公司专利权的行为，自愿赔偿隆成公司人民币100万元（或50万元）②”。
2011年5月，隆成公司因童霸公司重复侵权而再次起诉。鉴于双方之间存在在先的调解协议，一、二审法院均认为此案属于侵权责任与违约责任竞合的情形，因隆成公司明确选择侵权之诉，因此不支持其按双方在民事调解书中约定的违约金予以赔偿的请求。
隆成公司不服，申请再审。最高人民法院提审认为：此案不属于侵权与违约的竞合情形，童霸公司应承担的民事责任系侵权责任。当事人双方将童霸公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当童霸公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。因此，本案可以适用隆成公司与童霸公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。
最高院的判决公布不久，中山市中级人民法院对SEB公司诉中山市金朗宝电器有限公司重复侵权一案作出类似判决③，其中也参照了双方在之前调解书中关于重复侵权赔偿的约定确定赔偿金额。
二、 案件分析
如果隆成公司与童霸公司之间没有之前的调解协议，那么这起案件也就是一般的专利侵权纠纷；童霸公司被认定侵权之后，即可按《专利法》第六十五条依权利人实际损失、侵权人获利、许可使用费倍数或法定赔偿的顺序来确定赔偿数额。
本案的特殊之处正在于隆成公司与童霸公司之间存在一个在先的调解协议。也正因此，一、二审法院皆认为此案属于《合同法》第一百二十二条规制的违约与侵权之责任竞合情形，既然隆成公司已经明确选择侵权之诉，就不能再依据在先调解协议的约定来确定赔偿，否则与《合同法》的该条规定相冲突。最高院显然否定了这一观点，认定“童霸公司应承担的民事责任不属于侵权责任与违约责任竞合之情形，童霸公司应承担的民事责任系侵权责任”。
于是，两个问题不禁由然而生：一、此案为什么不属于侵权与违约之责任竞合情形；二、专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”是否合法、合理。下面笔者将尝试从基础的民法理论角度抽丝剥茧地探讨这两个问题，不妥之处还请同仁们不吝赐教。
（一）此案不属于侵权与违约之责任竞合情形？
要释明该问题，首先需要解读《合同法》第一百二十二条的内涵，并在此基础上分析此案中所依据的“约”——隆成公司与童霸公司之间的调解协议的性质。
1、关于《合同法》第一百二十二条
“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照合同法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任”。
按此规定，违约与侵权之责任竞合是指合同一方当事人的违约行为既符合违约行为的构成要件，也符合侵权行为的构成要件，导致两种责任共生的现象；违约是侵权的原因，侵权是违约的结果。比如，张某从商场买回一台电视机，当晚观看时电视机爆炸，导致张某受伤，此时张某既可以要求商场承担违约责任，亦可以要求商场和/或电视制造商承担侵权责任；商场违约未能保证电视机质量是电视机爆炸导致张某受伤的原因，电视机爆炸导致张某受伤是商场违约未能保证电视机质量的结果。
从中还可以看到，违约与侵权之责任竞合中的违约行为和侵权行为应该是同一法律行为。在该例子中，无论违约行为还是侵权行为，都是指商场违约未能保证电视机质量，以致于电视机爆炸并致张某受伤这一法律行为。
2、关于隆成公司与童霸公司之间的调解协议
“童霸公司保证不再侵害隆成公司的专利权，如发现一起侵犯隆成公司专利权的行为，自愿赔偿隆成公司人民币100万元（或50万元）”。
粗看，该协议似乎涉及两个民事法律行为：一是童霸公司不侵权的不作为约定，二是侵权发生后双方对赔偿责任计算方式和数额的约定。
根据民法的基础理论，一般法律行为的成立要件为“意思表示”，并且该“意思表示”中必须含有设立、变更或消灭民事法律关系的意图④，也即形成一个新的民事法律关系的意图，其中“设立”指由无到有形成一个新的民事法律关系；“变更”指将已有的民事法律关系改变成一个新的民事法律关系；“消灭”指将已有的民事法律关系归零，没有民事法律关系相对于之前的已有状况也构成一个新的民事法律关系。
上述“不作为约定”，看起来确实包含了童霸公司设立不作为（即不侵权）的民事法律关系的意图，但细想即使没有此约定，依据《专利法》童霸公司同样负有不侵权的义务；换句话说，这一“不作为约定”本质上并没有在隆成公司与童霸公司之间形成一个新的民事法律关系，因此实质上也不能构成一个民事法律行为。
上述分析看起来有些拐弯抹角，我们可以尝试换个角度理解。假设将上述协议的约定修改为“如发现一起童霸公司侵犯隆成公司专利权的行为，自愿赔偿隆成公司人民币100万元（或50万元）”，也即从原约定中删去了“不作为约定”（“童霸公司保证不再侵害隆成公司的专利权”），可以容易地发现：该修改后的约定与之前的约定在实质内容上并没有区别，双方的权利义务关系修改前后没有任何实质性变化。这也证明上述“不作为约定”实质并不能构成一个民事法律行为。
既如此，调解协议中的“不作为约定”可以完全不予考虑，调解协议实际只涉及侵权发生后双方对赔偿责任计算方式和数额的约定这一民事法律行为。
3、童霸公司的重复侵权行为不符合《合同法》第一百二十二条的规定
如以上分析的，违约与侵权之责任竞合情形中，违约是侵权的原因，侵权是违约的结果，违约行为和侵权行为应该是同一法律行为。
具体到本案，调解协议中的约定实际只是侵权发生后双方对赔偿责任计算方式和数额的约定，违背此约定的行为与具体的侵权行为显然不是同一法律行为，违约与侵权也不能构成因果关系，故在本案中童霸公司应承担的民事责任并不属于违约与侵权之责任竞合的情形。
4、关于最高院的判决
最高院在判决书中对《合同法》第一百二十二条予以了深层解读：就合同法第一百二十二条所规定的侵权与违约责任的竞合而言，“发生竞合的前提是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系，基于该交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，该违约行为(同时)侵害了对方权益因而产生侵权责任。因此，该规定中的违约行为应当是指对基础交易合同约定义务的违反，且该违约行为同时侵害了对方权益”。
但是，要理解上述解读首先就得理解其中“基础的交易合同关系”；对此概念，最高院在判决书中并没有释明。该概念似乎也不是一个约定俗成的术语，没有其通用的标准涵义。笔者只是在百度百科中搜索到“交易合同”的定义：“由于买卖双方签订的商品买卖成交契约”，显然该定义与本案案情相去甚远。因此，尽管最高院明确了“本案中童霸公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形”，但笔者认为其所依据的理由如果能加以进一步阐释会更好，尤其对“为什么发生竞合的前提是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系”、“什么是基础的交易合同关系”这些问题应予以释明。
（二）专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”是否合法、合理？
1、合法性
现行《专利法》第六十五条以列举的方式规定了专利侵权赔偿数额的四种确定方法，即权利人实际损失、侵权人获利、许可使用费倍数或法定赔偿，并且没有兜底性条款允许存在其它确定方法。既如此，按照侵权人与被侵权人之间事先约定的侵权损害赔偿数额确定赔偿是否有超越法律规定而违法之嫌呢？
我们知道，民法作为规范私权关系、保护私人利益的法律，其与要求“法无授权即禁止”的公法如行政法、刑法相比，最大的特点便是“法无禁止即可为”。尽管现行《专利法》没有将当事人双方的事先约定作为确定损害赔偿的一种方式，但同时现行《侵权责任法》、《专利法》等法律也并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。而且，按照《侵权责任法》，可以依据当事人意思自治原则，由当事人对损害赔偿的范围大小作出约定⑤。当事人双方作出这样的事先或事后约定，这都属于私法自治范畴；若无法律规定的无效情形，法院应予支持。
这种约定的法律属性，还可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。因此，专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”有其合法性。
事实上，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）中第三十四条就规定，“权利人与侵权人约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，权利人在专利侵权诉讼中主张按照该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持”。如果该条规定将来通过，专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”更有其合法依据。
2、合理性
按我国目前的知识产权侵权纠纷审判实务，由于权利人的实际损失及侵权人获得的利益不易确定，绝大多数案件都是由法院酌定侵权赔偿的数额；赔偿额普遍偏低是不争的事实，这严重阻碍了权利人维权的积极性。
另一方面，面对如此低的赔偿额，被告基于经济理性，往往会有很高的重复侵权的冲动。权利人通过跟侵权人就重复侵权如何赔偿达成协议，可以对被告的重复侵权冲动构成有效的制约。法院在被告首次侵权的调解过程中，权利人可以就被告重复侵权将如何赔偿，作为调解协议的一个必要条款。如果被告不愿意签署类似的承诺，说明它很可能有重复侵权的意愿⑥；如果被告同意该重复侵权赔偿条款，作为双方当事人达成的一种合意，法院应支持关于重复侵权的赔偿约定。
这种事前约定的重复侵权赔偿数额性质上多少有些类似于合同法中的违约金约定。按照《合同法司法解释二》第二十九条，法院应当考虑当事人认为约定的违约金过高的主张；“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。
但是，这种重复侵权赔偿数额约定毕竟不同于单纯的违约金约定，它本质上还具有惩罚性赔偿的性质，一定程度上高于权利人的实际损失应该是被允许的。对重复侵权的惩罚性赔偿，有助于迫使侵权人真正放弃侵权行为。因此，专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”有其现实的合理性。
3、给专利权人的一点建议
通过上述分析已知，专利侵权之诉中适用“事先约定赔偿”有其合法性以及现实的合理性，因此专利权人可以充分利用这一方式来保证在将来可能的专利侵权诉讼中获得足够的赔偿，以避免因举证困难或举证不能导致赔偿数额过低。比如，在专利许可协议中，专利权人就可以要求被许可人对万一发生的侵权行为予以赔偿多少的事先承诺；在已发生的专利侵权中，如果双方达成和解或调解，专利权人就可以充分利用这一机会，要求侵权人在和解或调解协议中对可能的重复侵权予以赔偿多少的事先约定。
注释：
① 最高人民法院（2013）民提字第114-116号民事判决书；因这3个案子案情基本相同，本文合并讨论。
② 隆成公司的这3项专利包括实用新型和外观设计。双方约定如果是侵犯实用新型专利权，赔偿人民币100万元；如果是侵犯外观设计专利权，赔偿人民币50万元。本文采取此种表达主要为行文方便。
③ 广东省中山市中级人民法院（2013）中中法知民初字第12号民事判决书
④ 江平，《民法学》，中国政法大学出版社（2007）
⑤ 李显冬，《民法学卷四，侵权责任法》，中国政法大学出版社（2005），第141页
⑥ http://www.wanhuida.com/tabid/142/ArticleID/3419/Default.aspx