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来源：知产力
作者：杨钊 北京知识产权法院
2013年8月30日第三次修正的《商标法》已于2014年5月1日施行，其中第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。这一规定针对的是侵权行为的主观恶性及侵权情节，意在惩罚侵权行为，吓阻侵权的再次发生，因此属于在填平原则基础上附加的惩罚性赔偿制度。但《商标法》这一规定较为笼统，并未对“恶意”及“情节严重”进行具体限定。
一、我国知识产权损害赔偿制度中首次引入惩罚性赔偿
惩罚性赔偿最早见于公元前20-18世纪的奴隶制法典，在人类早期立法中较为普遍 。随着国家力量的增强，特别是大陆法系建立了公法和私法严格区分之后，惩罚性赔偿作为一种私力救济措施逐渐被大陆法系国家所放弃。而英美法系则延续了这一古老的赔偿制度，并进一步完善和发展。二战后，在两大法系的不断融合借鉴的背景下，一些大陆法系的国家和地区本着实用主义的原则，重新尝试在部分私法领域引入了惩罚性赔偿制度。
惩罚性赔偿（punitive damages）是指，为惩罚和吓阻恶意侵害行为，而判令加害方承担的超出受害方实际损失的金钱赔偿。设置惩罚性赔偿的目的在于惩罚性赔偿的目的在于惩罚加害人的不法行为，遏制侵害行为的再次发生。对于惩罚性赔偿所具有的功能，学术界存在众多观点，但基本认同惩罚性赔偿具有惩罚侵权、吓阻再次侵权及鼓励维权的功能。
新《商标法》第六十三条的规定，第一次将惩罚性赔偿引入我国知识产权法律体系中，对我国知识产权侵权赔偿法律体系的构建具有里程碑式的意义。在此之前，我国知识产权适用的损害赔偿数额主要计算方法为三种，即权利人的实际损失、侵权人的违法获利以及法院酌定的法定赔偿。此外，我国《专利法》及司法解释中还存在“参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定数额”的规定。这其中权利人的实际损失无疑符合填平原则，而其他几种损害赔偿计算方式是否带惩罚性存在争议。笔者认为，侵权人违法获利、许可费倍数两种计算方式，均是在无法直接计算的情况下对权利人损失的一种推算，属于推定填平权利人损失，并未突破“填平原则”。修改前后的《商标法》关于法定赔偿的规定，均要求在酌定赔偿数额时需考虑“侵权行为的情节”，因而笔者认为法定赔偿属于兼具补偿性和惩罚性赔偿的混合体。虽然带有部分惩罚性赔偿的因素，但法定赔偿所确定的数额由于无法再细分出惩罚性的部分，因而不属于真正意义上的惩罚性赔偿。
惩罚性赔偿不同于“填平原则”下的补偿性赔偿。补偿性赔偿目的在于填平受害方的因不法行为所受的损失，而惩罚性赔偿旨在对不法行为惩处，进而吓阻侵害的再次发生。因此，补偿性赔偿所针对的是受害方，主要考量受害方所受到的损失，以受害方实际损失或推定的损失为计算依据。惩罚性赔偿则针对加害方，主要考量加害方的恶意性和危害性，并以侵权行为的情节和主观恶性为计算依据。同时，笔者认为，惩罚性赔偿不具有填平受害方损失的补偿功能，不能将依据惩罚性赔偿原则增加的赔偿数额视为对受害方的补偿。
从另一个角度分析，惩罚性赔偿与补偿性赔偿又是相互联系的，补偿性赔偿是惩罚性赔偿惩罚的基础。加害方先要对权利人的损失进行补偿性赔偿，然后再依据侵权人主观恶性及侵权情节考虑适用惩罚性赔偿。在确定了补偿性赔偿的数额后，法官依据侵害的情节、主观恶性，并参考其他因素，决定惩罚性赔偿与补偿性赔偿之间的比例关系，使其与填补赔偿额具有某种合理的关联性,即所谓比例原则（the Ratio Rule）①
二、新《商标法》中惩罚性赔偿具体适用的理解
（一）主观心态的认定
新修改的《商标法》中将适用惩罚性赔偿主观心态要件定义为“恶意”。“恶意”的含义为“蓄意或故意实施违法行为”，对应的英文为“malice”。无论在中文还是英文的语境中，“恶意”（malice）的主观恶性都强于“故意”（ willfulness），即要求侵权人具有“有邪恶的动机”，因此，《商标法》中适用惩罚性赔偿的主观心态条件要高于“故意”，不能简单引入域外国家或地区对“故意”的认定标准。由于侵权方的主观心态执法者无法直接获知，只有通过侵权行为的“情节”推定是否存在“恶意”。笔者根据自己的理解，列举部分应认定存在“恶意侵犯商标专用权”且“情节严重”的典型情形。
1、重复侵权。对于重复侵权应当属于“恶意侵犯商标专用权”，适用惩罚性赔偿，一般争议较少，但问题在于如何定义重复侵权。重复侵权应包括狭义和广义两种定义。狭义的重复侵权仅指针对同一权利的再次侵权行为。广义的重复侵权则不限于同一权利及同一权利人，而是指对同一类权利的重复侵权行为。
笔者认为，在确定侵犯商标权是否适用惩罚性赔偿时，不应限于狭义的重复侵权，广义的重复侵权同样应当适用惩罚性赔偿。即侵权主体此前存在需要承担赔偿责任的商标侵权劣迹，无论再次侵犯的是否为同一枚商标，是否为同一商标权人的商标，只要是在同一种或类似商品上，或者关联商品上，同一侵权主体再次侵犯商标权并需要承担赔偿责任，均属于重复侵权。原因在于，商标的显著识别特性使得商标权的检索比其他知识产权容易，在相同或类似商品上有过侵权行为的主体应当负有更高的注意义务。此前的侵权行为理应使得侵权方对此类商品的市场状况有进一步的了解，有鉴于此前侵权的教训，善意的市场主体理应主动进行检索以避免再次侵犯他人商标权。
因此，在相同类似商品的再次侵权，无论是否针对相同商标或相同权利人，在无充分相反证据的情况下，应被视为“恶意侵犯商标专用权”，进而面对较之以往更加严厉的惩罚性赔偿。换言之，对重复侵犯商标权的行为适用惩罚性赔偿，意在强化市场主体的商标专用权意识，同时严惩以侵犯商标专用权为业的情形。
2、侵权者曾与商标权人签订过或涉及被侵权商标的许可合同、代理合同或产品销售合同，在合同履行期内，以及合同终止或解除后，从事针对该商标侵权行为，应当属于“恶意侵犯商标专用权”。许可使用方、代理商或经销商，对被侵权商标十分熟悉，如果其从事侵犯该商标的行为，可以推定不存在过失的可能。在无相反证据的情况下，其主观心态应当认定为基于此前在经营中对商标的使用和了解，谋取该商标所蕴含的商业利益，即存在谋取不正当利益的“邪恶动机”，较之普通故意主观恶性更强，应认定为“恶意侵犯商标专用权”。
同时需要指出，此类侵权行为在损害后果方面比其他普通主体的商标侵权行为更为严重，原因在于此类侵权者此前曾基于合同关系合法使用被侵权商标或销售过被侵权商标的产品，熟悉商品的销售渠道和特征，对消费者而言必然更加具有欺骗性，对被侵权商标的市场美誉度贬损更为严重。鉴于此类商标侵权行为侵权主体的主观恶性较强，对被侵权商标损害较大，应当对该类商标侵权行为适用保护力度更大的惩罚性赔偿，惩罚本次侵权行为的同时吓阻类似商标侵权行为再次发生。
但并非所有与被侵权商标有关的合同均属于上述情况。合同性质应与商标的实际使用紧密关联，代理注册或对商标进行广告宣传等合同的签约方，虽然其对该商标较为熟悉，但因其此前未销售过标注有该商标的商品，不应认定为“恶意侵犯商标专用权”，而仅为普通商标侵权行为。同理，仅仅与商标权人就许可合同、代理合同或产品销售合同进行磋商，但最终未签订协议，也不属于上述“恶意侵犯商标专用权”的情形。
3、侵权行为发生时，被侵权商标已达到驰名程度，在相同类似商品上使用与驰名商标相同或基本相同的商标，构成“恶意侵犯商标权”。此类侵权行为不同于对驰名商标在其他类别商品上的复制、摹仿或翻译等侵权行为，对驰名商标的跨类保护，以及是否构成对驰名商标的复制、摹仿或翻译，需要进行司法或行政程序上判断。但基于驰名商标的知名度，在该商标赖以驰名一类商品上，使用与驰名商标相同，或者消费者很难区分的基本相同的商标，一般市场主体均可以判断属于商标侵权行为。因此，此类侵权行为明显假借驰名商标的市场知名度和美誉度，图谋不正当的商业利益，主观恶意明显，属于“恶意侵犯商标专用权”，理应对此类商标侵权行为适用惩罚性赔偿。
上述三类仅是笔者基于自己理解的简单列举，无法涵盖现实中全部的“恶意侵犯商标专用权”的情形。还需要结合案件具体情形，由法院作出就个案作出认定。
（二）确定惩罚倍数的参考因素
修改后的《商标法》确定了一倍以上，三倍以下的惩罚性赔偿比例，而如何确定具体的“倍数”，则应当参考与侵权有关的一系列因素。笔者认为，参考因素至少包括：1）侵权商标与被侵权商标的近似程度；2）被侵权商标的知名度；3）侵权行为的规模；4）侵权持续的时间；5）侵权的获利情况；6）侵权人此前是否存在类似侵权行为；7）侵权人的财力。8）是否因本次侵权行为受到过行政或刑事处罚。
侵权商标与被侵权商标越近似，被侵权的商标知名度越高，说明侵权方攀附被侵权商标的心理越强。侵权规模越大，时间越长，获利越丰厚，就更应加大赔偿力度，吓阻侵权方和其他可能的侵权方再次实施侵权行为。此前的侵权劣迹越多，说明主观恶性越强，越应当提高赔偿额，加大惩罚和威慑力度。而之所以要参考侵权方财力这一因素，其意在通过参考被告的财务状况确定足以对其产生惩罚和威慑的赔偿金，即如果被告财力雄厚，一般数额的赔偿金对其无法产生威慑作用，需要特殊的增加惩罚性赔偿金的数额。只有达到其财产一定比例的赔偿或处罚，才能保证产生惩罚和威慑作用。
（三）惩罚性赔偿适用的范围
1、惩罚性赔偿需要原告提出明确的诉讼请求。惩罚性赔偿虽然带有一定公法性质，但其本质上仍然属于私法范畴，因此法院作出惩罚性赔偿判决的前提之一是原告提出明确的诉讼请求。原告在诉讼请求中应当分别明确补偿性赔偿的数额及惩罚性赔偿的数额，如果仅笼统的提出赔偿数额，不应视为明确提出了惩罚性赔偿的诉讼请求。此外，为支持原告关于惩罚性赔偿的诉讼请求，原告需要提交相关证据证明被告侵权行为属于“恶意侵犯商标专用权”且“情节严重”。
2、法定赔偿不可附加惩罚性赔偿。修改前后《商标法》关于法定赔偿的规定，在酌定赔偿数额时均需考虑“侵权行为的情节”，因此法定赔偿已经带有部分惩罚性赔偿的性质。而修改后的《商标法》明确规定，只有实际损失、侵权获利以及商标许可使用费的合理倍数三种方式确定的赔偿数额，才可以适用惩罚性赔偿，即明确将法定赔偿排除在可以适用惩罚性赔偿的范围之外。法院在确定法定赔偿数额时，参考了侵权方的“侵权情节”，最终确定的数额实际是补偿性赔偿和惩罚性的总和，无需再次提高数额。
3、因本次侵权行为已经受到行政处罚或是刑事处罚，不应再适用惩罚性赔偿。行政和刑事处罚均是针对侵权方侵权行为的主观恶性作出的，作用和对象于惩罚性赔偿基本相同，如果在行政或刑事处罚后再次适用民事的惩罚性赔偿，则存在重复惩罚的问题。因此，如果因同一侵权事实侵权方已经受到行政或刑事处罚的情况下，权利人在民事程序中仅可获得补偿性赔偿，而不应再获得惩罚性赔偿。
注释：
①王利明：《美国惩罚性赔偿制度研究》，载《比较法研究》2003年第5期，第2页。