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小编按：本文的部分观点与本网另一篇文章《法官详解首起商标先用权抗辩案件》相左，比如新商标法32条后段能否作为民事诉讼商标不侵权抗辩等。有争鸣才会有真知灼见，细细研习两篇文章后，对小篇后期代理此类案件，提供了很好的办案思路。
来源：知产力（微信ID：zhichanli）
作者 | 汪正 北京市东权律师事务所合伙人、北京市律师协会商标法委员会委员
笔者不得不说、非说不可的前言
商标在先使用在民事侵权程序中的抗辩，业界一直都有争论。因为第三十二条后半段的实质是涉案注册商标的权利存在瑕疵，因而也应该可以进行不侵权抗辩。那么，如何理解这两种抗辩的关系？如何解开困惑？首先，文章标题将2013年《商标法》第五十九条第三款比喻为“扬汤止沸”，将第三十二条后半段比喻为“釜底抽薪”，这个比喻可能不太恰当，但是放在标题及前言中终究显得直观、“肉感”，同时也是为了配合“知产力”轻松诙谐的文风以及标题党的“党风”，算是投其所好。其次，与其说这是一篇专业论文，不如说是笔者困惑后思索的一些问题和答案，或者说是一套自问自答的考试试题。笔者可能只是设计了考题（提出问题），并自行给出自己的答案（分析问题）。但是，该答案是不是标准答案或正确答案（解决问题），就不得而知了。此外，笔者斗胆将自家酿制的“小豆腐块”放上“知产力”的大餐桌，供同行品尝。前段时间关于某话题的火热讨论，使得笔者唯恐惹“火”上身，尤其是在“知产力”这种英雄辈出的大舞台以及“知产力福利群”（微信群）这样现场辩论的大擂台。当然，各位的大砖头、臭鸡蛋等，既可单点，亦可套餐。笔者即便内心有惧，但终究来者不拒，虚心受教。最后，混搭套用古人和今人的话自勉：“路漫漫其修远兮”，吾将“且行且学习”！其实，笔者写下这番话的目的也算单纯，无非是求得一枚免“呲”金牌而已。你懂的！
正文
2013年《商标法》新增第五十九条第三款规定了商标民事侵权程序中在先使用商标在原使用范围内继续使用的抗辩，即，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”《商标法》第三十二条后半段规定，申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。从法理解释以及司法意见等角度来看，第三十二条后半段规制的实质是涉案注册商标的权利具有重大瑕疵的情形，因此应该也可以适用于民事侵权程序的不侵权抗辩。本文拟结合近期审结的相关案例从第五十九条第三款规制的主观状态、第三十二条后半段在民事侵权程序中的适用、第五十九条第三款适用的特定情形三个方面评析第五十九条第三款与第三十二条后半段的关系。
一、适用第五十九条第三款的相关案例
在“尚丹尼”案中，原告于2012年8月在第44类美容院、理发店等服务上申请注册“尚丹尼”商标，该商标于2014年1月核准注册。北京市朝阳区人民法院一审判决认定：被告北京尚丹尼美发中心自2008年成立以来，一直以“尚丹尼”作为商业标识予以使用，已经构成未注册商标且已经在一定范围内具有一定影响；被告在原告申请商标注册前已经在理发服务上使用未注册商标“尚丹尼”多年，属于使用在先；原告的注册商标未实际使用。因此，被告对涉案商标的使用行为符合《商标法》第五十九条第三款规定，原告无权禁止被告在涉案使用范围内继续使用“尚丹尼”商标。同时，原告亦可以要求被告在使用涉案商标时适当附加区别标识以区别服务来源。①
在“拍拍贷ppdai.com”案中，上海市浦东新区人民法院一审判决及上海市第一中级人民法院二审判决认定：原告注册商标“拍拍贷PPDAI”申请日期为2009年2月，核准注册日期为2010年9月。原告未能提交证据佐证其于2007年4月即开始使用该商标。ppdai.com域名注册时间为2007年4月，网站中文名字为“拍拍贷”，最初由代某公司运营该网站。自2008年起，报纸、杂志对拍拍贷网及其业务模式进行了大量报道。因此，在原告商标申请注册之前，代某公司的“拍拍贷ppdai.com”标识已经具有一定影响，且相关公众在“拍拍贷ppdai.com”标识、拍拍贷网站与代某公司之间建立了一定的联系。被告上海拍拍贷金融信息服务有限公司成立后，拍拍贷网站改由被告运营。鉴于被告公司吸收合并了代某公司，其对代某公司因在先使用标识获得的影响力应依法承继。尽管原告主张被告使用的被控侵权标识与被告在先使用并具有一定影响力的商标相比，标识下方的域名字母大小写存有差异，但该字母大小写的细微差异，不影响对商标相同的认定，故被告商标在先使用并具有的影响力及于被控侵权标识，原告无权禁止被告在原使用范围内继续使用。被告经营的网站是从事民间借贷信息中介的平台，其在先使用被控侵权标识提供的服务与原告注册商标核定使用服务项目中的金融服务类似，被告未超过原使用范围使用被控侵权标识。法院判决适用《商标法》第七条第一款及第五十九条第三款规定。②
在“打开音乐之门”案中，中央乐团与北京某公司签订承包经营合同，将中央乐团所属的北京音乐厅承包给北京某公司经营，承包期限为1993年11月至2003年10月。后北京某公司派原告出任北京音乐厅总经理并担任法定代表人。原告在担任北京音乐厅总经理期间，以北京音乐厅名义先后组织策划了包括“打开音乐之门”在内的一系列音乐演出活动。2006年11月，原告在第41类“演出”等项目上申请注册“打开音乐之门”商标，该商标于2010年2月至2011年5月经历驳回复审后于2011年10月获得注册。北京市西城区人民法院一审判决及北京知识产权法院二审判决认定：自1998年起至2001年间，“打开音乐之门”便被作为标识性的用语用于在北京音乐厅举办的一系列演出及宣传活动中，时间早于原告注册商标的申请日期。作为发包方中央乐团的下属单位，被告参与了申报许可、承办演出等活动，而在使用了“打开音乐之门”标识的一系列演出及宣传活动中，对外宣称的主体亦均为被告，无论原告所从事的行为是否为职务行为，亦不论其为“打开音乐之门”系列演出和宣传活动作出了何种贡献，该标识客观上已指向了被告这一提供服务的来源，相关公众亦借助该标识建立了与被告较为固定的联系，以“打开音乐之门”为标识的一系列演出及宣传活动所赢得的商誉亦不可否认的积累于被告这一主体之上。因此，依据《商标法》第三十二条（2001年《商标法》第三十一条）后半段及第五十九条第三款规定，原告无权禁止被告在原使用范围内继续使用涉案商标。③
上述三个案例都适用了第五十九条第三款，但具体情形不尽相同。在“尚丹尼”案中，原告为被告的前员工家属，被告已经另行启动无效宣告行政程序；法院判决适用第五十九条第三款，该案承办法官还专门著文阐述第五十九条第三款与第三十二条后半段的区别以及该案最终选择适用前者的理由。④在“拍拍贷ppdai.com”案中，被告的前身公司已经另行启动无效宣告（商标争议）行政程序；法院判决则同时适用《商标法》第七条第一款及第五十九条第三款。在“打开音乐之门”案中，原告为被告的前总经理，被告并未另行启动无效宣告行政程序；法院判决则同时适用貌似相互矛盾的第五十九条第三款及第三十二条后半段规定。因此，理顺第五十九条第三款与第三十二条后半段的关系，实属必要。
二、第五十九条第三款规制的主观状态：商标在先使用人的善意与商标注册人的恶意
首先，第五十九条第三款与第三十二条后半段的适用要件针对的都是在先使用商标，且都要求在先使用商标在“商标注册人申请商标注册前”（第三十二条后半段未明确规定商标在先使用的时间节点，但一般以诉争商标申请日为准）和具有“一定影响”。二者适用要件的区别在于：第五十九条第三款规定的是商标在先使用人“先于商标注册人使用”；第三十二条后半段规定的则是商标注册人“以不正当手段抢先注册”他人已经使用的商标，即，要求具备恶意的主观状态。那么，第五十九条第三款对商标注册人的主观状态是否进行了规制呢？有观点认为，对于第五十九条第三款适用的商标注册人的主观状态，存在“恶意说”、“善意说”和“混合说”三种解释。如采用“恶意说”，则在法律后果上会与第三十二条后半段产生冲突。按照体系解释的方法，则第五十九条第三款更倾向于采用“善意说”。⑤笔者并不反对针对商标注册人的“善意说”，因为第五十九条第三款的立法目的可能确实主要针对商标注册人与商标在先使用人善意巧合的情形，以平衡注册商标和在先使用未注册商标之间的利益。
其次，从第五十九条第三款字面解释很难解读出立法者意图对商标注册人的主观状态作出限定。但是，针对商标在先使用人的主观状态，从“商标注册人申请商标注册前”及“先于商标注册人使用”的表述方式可以解读出第五十九条第三款要求商标在先使用人的主观状态必须是善意的。即，只要商标在先使用系出自善意，且符合第五十九条第三款规定的要件即可适用。至于商标注册人是否具有恶意，由于其并非第五十九条第三款的适用要件，因此可以在所不问，可以不在评述范围之内。当然，这种针对商标在先使用人的“善意说”并不意味着将第五十九条第三款的适用范围排除在商标注册人涉嫌恶意抢注但基于特殊原因无法适用或不宜适用第三十二条后半段的特定情形之外。但是，在特定情形下适用第五十九条第三款，与其说是直接规制商标注册人的恶意，不如说是通过直接保护商标在先使用人的善意以间接规制商标注册人的恶意更为确切。上述三个案例的判决思路和逻辑可能也在于此。
最后，2013年《商标法》新增第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。作为宣示性条款，第七条第一款可以用来解释其它具体的适用条款，比如第五十九条第三款和第三十二条后半段。此时就会出现正向解释和反向解释既矛盾又统一的状况：第五十九条第三款为正向解释（商标在先使用人的善意），第三十二条后半段为反向解释（商标注册人的恶意）。这一逻辑似乎可以在一定程度上解释上述三个案件的法律适用问题：“拍拍贷ppdai.com”案通过引用第七条第一款正向解释善意的商标在先使用符合第五十九条第三款规定。“尚丹尼”案未明确引用第七条第一款，但实质是通过该条款的正向解释适用第五十九条第三款。“打开音乐之门”案未明确引用第七条第一款，但实质是分别通过该条款的正向解释和反向解释同时适用第三十二条后半段及第五十九条第三款。当然，第五十九条第三款和第三十二条后半段的适用要件及法律结果存在实质性甚至矛盾性区别。因此，在同时适用上述条款时，如何保证法律结果符合最大程度地保护商标在先使用人的善意以及最大限度地遏制商标注册人的恶意这一价值取向？此问题值得进一步研究。
三、第三十二条后半段在民事侵权程序中的适用：涉案注册商标的权利瑕疵与商标在先使用人的不侵权抗辩
其一，根据《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）第22条规定，《商标法》第三十二条后半段规定可以作为民事侵权程序中的不侵权抗辩事由。此类抗辩的实质是主张涉案注册商标的权利具有重大瑕疵，即，皮之不附，毛将焉存？此类抗辩也完全符合寻求救济者须有干净之手的公平原则。在“歌力思”再审案中，最高人民法院认定：被告深圳歌力思服饰股份有限公司拥有合法的在先权利基础。在被告的字号、商标等商业标识已经具有较高的市场知名度，而原告未能举证证明其申请注册商标同样具有知名度的情况下，被告的商标使用行为不会使普通消费者误认。同时，最高人民法院指出，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持。⑥作为最高人民法院最近公布的2014年中国法院50件典型知识产权案例及最高人民法院知识产权案件年度报告（2014年）典型案例之一，笔者认为最高人民法院在该案中很好地处理了商标民事侵权及行政确权程序的关系，对第三十二条后半段在民事侵权程序中的适用具有很大的指导意义。
其二，有观点认为，第三十二条后半段是商标行政确权程序适用的法律依据，如果在民事侵权程序中直接适用，相当于通过民事侵权程序直接确认原告注册商标无效。实际上，商标民事侵权程序与行政确权程序并非完全独立，而是紧密关联。比如，《商标法》第十一条、第十二条规定缺乏显著性的标识不应予以核准注册，而《商标法》第五十九条第一款、第二款以及原《商标法实施条例》第49条则相应规定在民事侵权程序中的合理使用抗辩事由。再如，现有技术既可以在专利无效宣告程序中作为专利无效的事由，也可依据2008年修正的《专利法》第六十二条在专利民事侵权案件中作为不侵权的抗辩事由。此外，打击恶意抢注商标，不仅体现在行政确权程序，而且体现在民事侵权程序，体现在民事侵权程序与行政确权程序的协调。就司法政策而言，应该提倡能动司法，避免司法无为。即便可能存在民事侵权与行政确权裁决冲突的情形，仍有协调的可能和必要，不能因噎废食，也不能“铁路警察，各管一段”。而且，这更加考验司法、行政机关的审判水平，有助于提高司法、行政裁决的质量和公信力、权威性。
其三，司法审判应当及时有效地回应、满足商业、市场对于法律的需求。出于金钱、精力、产品周期等诸多因素的考虑，作为商标在先使用人的被告可能仅在民事侵权程序中提出不侵权抗辩，而无意另行启动无效宣告行政程序。此外，虽然商标在先使用人可能另行启动无效宣告行政程序，但是实践中法院是否中止审理民事侵权诉讼案件存在不同做法。即便中止审理，由于行政确权程序相对漫长，商标在先使用人的权利长期处于不确定状态，势必影响其商业市场和商业决策。如果不中止审理，那么，在不予考量第三十二条后半段的情形下，法院只能依据第五十九条第三款在民事侵权程序中认定并限定商标在先使用人在原有范围使用并附加区别性标识。这种限定显然不利于充分保护商标在先使用人的合法权利，也不合理地阻碍、制约了商标在先使用人正常的商业发展。
四、第五十九条第三款适用的特定情形：最大程度地保护诚实信用的商标在先使用与最大限度地遏制恶意抢注的非诚实信用行为
针对涉案注册商标，商标在先使用人基于第三十二条后半段在行政确权程序中提出无效宣告请求或在民事侵权程序中主张不侵权抗辩存在某些特定情形。比如，商标在先使用人未基于第三十二条后半段主张不侵权抗辩也未另行启动无效宣告行政程序；无效宣告请求未被支持（商标在先使用的知名度尚未形成无效原告注册商标的权利但是仍可能符合第五十九条第三款的要求，或者无法认定注册商标人具有抢注的恶意）；已超过法定时限，启动无效宣告行政程序已无可能。此外，虽然《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第22条已有明确规定，但是《商标法》或《商标法实施条例》等上位法缺乏明确规定，因此部分法院在实践中对于商标在先使用人能否基于《商标法》第三十二条后半段提出不侵权抗辩仍存在不同认识；虽然已经启动无效宣告行政程序，但是法院对于是否中止商标民事侵权诉讼存在不同做法和意见。在此情况下如何保护商标在先使用人的权利？能否转而适用第五十九条第三款规定？
笔者认为，在上述特定情形下可以考虑适用第五十九条第三款规定。比如，最高人民法院在“鸭王”商标行政诉讼再审案中认定，尽管北京鸭王在北京地域范围内的在先使用商标形成了一定知名度，但是上海鸭王没有抢注的恶意，因此，上海鸭王在后申请的商标没有违反2001年《商标法》第三十一条后半段规定。但最高人民法院同时认定“北京鸭王在先使用所形成的在先权益应该得到保护，其有权在北京地域范围内继续使用其在先使用的鸭王标识”。⑦最高人民法院的这一认定实质上与第五十九条第三款规定一致，也反映了第五十九条第三款的第三十二条后半段的之间关系。即，北京鸭王在行政确权程序中依据第三十二条后半段虽不能无效（阻止）上海鸭王的商标注册，但是上海鸭王获得商标注册后在民事侵权程序（如有）中依据第五十九条第三款也无权禁止北京鸭王在原有范围内继续使用其在先使用的标识。此外，与“歌力思”再审案在民事侵权案件中评述行政确权事项的思路相呼应，最高人民法院在“鸭王”再审案则是在行政确权程序中评述可能的民事侵权事项。
此外，第三十二条后半段反向解释强调的是商标注册人的恶意，第五十九条第三款正向解释强调的是商标在先使用人的善意。二者出发点不同，适用要件不同，法律结果也不相同。如果说第三十二条后半段是遏制恶意抢注的非诚实信用行为在法律结果和法律适用上的最优选择，那么在无法适用或不宜适用第三十二条后半段的某些特定情形下适用第五十九条第三款则不失为退而求其次的选择。这一退而求其次的选择虽然是法律结果上的次优选择，却可能是法律适用上的最优选择。这一退而求其次的选择考虑到特定的客观现实以及各方的利益，有利于实现最大程度地保护诚实信用的商标在先使用以及最大限度地遏制恶意抢注的非诚实信用行为这一价值取向。
注释：
①北京市朝阳区人民法院（2014）朝民初字第25490号民事判决书
②上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第68号民事判决书、上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）终字第187号民事判决书
③北京市西城区人民法院（2014）西民（知）初字第17652号民事判决书、北京知识产权法院（2014）京知民终字第00134号民事判决书
④赵刚：《法官详解首起商标先用权抗辩案件》，2014年12月11日，链接http://www.zhichanli.com/article/2397
⑤蒋利玮：《论商标在先使用抗辩-对新商标法第59条第3款的理解和适用》，《中华商标》2013年第11期
⑥最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书
⑦最高人民法院（2012）知行字第9号行政裁定书