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文/上海市协力律师事务所律师 祝筱青
在专利侵权诉讼中，被告通常有几种抗辩方式，如未落入权利要求保护范围的抗辩（即不侵权抗辩）、非生产经营目的抗辩、经过许可抗辩、现有技术抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、诉讼时效抗辩等等，其中现有技术抗辩的使用是比较频繁的一种抗辩形式，也是一种比较复杂的抗辩形式。
根据《专利法》的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权，这就是现有技术抗辩（也有称之为自由公知技术抗辩）。本文就对现有技术抗辩的一些疑难问题进行探讨，以抛砖引玉。
一、现有技术抗辩的产生
根据《专利法》关于现有技术抗辩的规定就可以看出，法律设定现有技术抗辩的时候，就把现有技术抗辩设定为一种被告的抗辩权，那么在被告未主动地、明确地向法院提出的情况下，法院不应当主动援引，哪怕被告提供的证据足以适用现有技术抗辩。当然，法院可以通过适时释明的方式向被告提出其有权使用现有技术抗辩。在法院释明后被告仍不主张的，那么就不应当进行审查。
那么何为现有技术抗辩中的“现有技术”？《专利法》第22条规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。由此我们可以得出此处“现有技术”的几个特征，首先必须产生于原告主张所保护的专利的申请日之前；其次，可以是国内或者国外的技术；第三，必须是为公众所知，此处为“公众所知”一般是该技术处于公众能够获得的状态，如申请日前已经公开的出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，且这些技术应当是本领域技术人员不需要付出创造性劳动就可以联想到的，而不应当是那些处于未公开或保密状态下的技术。需要特别指出的是，“抵触申请”不应当作为“现有技术”，因为“抵触申请”破坏的是专利的新颖性，这并非法院审查的范围。
在一审中被告未提出现有技术抗辩，在二审中是否可以主张？关于这个问题，根据大陆法系的一般观点以及国内的司法案例，对于实质性抗辩一般是要求当事人在一审期间提出的，如果当事人未能在一审中提出，而在二审中提出，那么一般二审法院是不予审理该部分的抗辩的，视为其放弃了抗辩权，类似的还有比如诉讼时效的抗辩。由此现有技术抗辩一般在应当在一审过程中主张，否则二审过程中法院一般不会予以审理。
二、现有技术抗辩的适用
现有技术抗辩是否在相同侵权和等同侵权的情况下都可以适用呢？在《专利法》或最高人民法院的相关司法解释中，对这一问题均没有规定。而北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的第102条规定，已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。也就是说根据北京高院的该规定，现有技术抗辩仅仅是原告主张被控侵权产品“等同侵权”的情况下，被告方可使用，而如果原告主张的是“相同侵权”（即全面覆盖），那么现有技术抗辩将无法适用。这一观点有其合理性。
首先，现有技术抗辩是抗辩权，目的是对抗原告的侵权主张，而并非挑战专利的有效性和稳定性，即不对原告的请求权基础予以反对。如果在原告主张相同侵权的情形下适用现有技术抗辩，那将直接影响专利的有效性和稳定性，违反了现有技术抗辩制度的设定初衷。
其次，专利权是通过申请人的申请，经国家专利局审查后授予的，专利权人每年需要向国家缴纳专利年费以维持其专利的有效性，这一切都决定了专利权的取得和消灭具有浓厚的行政色彩。现有技术抗辩如果可以在相同侵权诉讼中被适用，那么很有可能就会出现这一情形：法院判决虽然被控侵权产品使用了原告专利相同的技术方案，但因其使用的也是现有技术抗辩，因此不构成侵权。这好比就是法院作出了一否定该专利新颖性的判决，这会直接影响我国专利行政制度的正常运行。更加值得注意的是，如果现有技术抗辩在相同侵权诉讼中被适用，那么意味着不具备相应技术背景知识的法官们将会对专利新颖性中需要遇到的技术问题作出判断，这显然是很难做到的。
第三，在原告主张等同侵权的案件中，原告只要在证明被控侵权产品上使用的技术落入专利等同范围的同时，被告主张的现有技术未落入专利等同的范围当中。如果现有技术抗辩在相同侵权诉讼中被适用，原告除了需要证明被控侵权产品上使用的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征外，还需要再证明被控侵权产品上使用的技术不属于“现有技术”，这无疑加大了原告的证明责任。
然而《专利法》或最高人民法院的相关司法解释中，为何对这一问题三缄其口呢？《专利法》第62条中，将现有技术抗辩的适用范围限定在“专利侵权纠纷中”，这就为现有技术抗辩突破“等同侵权”、进入“相同侵权”的范畴埋下了可能性。同样的，《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中就提到“现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用。”确实，在原告主张相同侵权的案件中适用现有技术抗辩也并非一无是处，在如今专利无效案件数量庞大、审理期限冗长的情况下，许多专利的有效性和稳定性的问题依然需要等到专利无效宣告决定之后的行政诉讼过程中方能解决，那么与其这样，倒不如由法院直接可以在专利相同侵权诉讼中予以解决。但一般情况下，法院在专利相同侵权案件中，即便对现有技术抗辩进行审查，也不会得出原告专利是否丧失新颖性的判决。
三、现有技术抗辩的成立
被告援引的现有技术抗辩的成立具有哪些要素？《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条中规定的很明确，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。
1、相同或无实质性差异
这里的“相同”比较容易理解，但“无实质性差异”就属于一个不确定的法律概念了，如何把握其标准，则需要个案分析。
2、能否是几个公知技术方案的组合
这个问题的答案是否定的。因为如果引证的不是一个完整的公知技术方案，而是几个公知技术特征所组成的，那么这几个公知技术特征组合在一起本身就可能会形成具体新颖性和创造性的新技术方案，是有可能被授予一项专利权的发明创造，这显然已经超出了现有技术的范畴。
3、能否是一项现有技术方案与公知常识的简单组合
这个问题的答案是肯定的，这从“无实质性差异”的判定标准就可以得出。此外，《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中提到，被诉侵权人以一份对比文献中记载的一项现有技术方案或者一项现有设计与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术或者现有设计抗辩的，应当予以支持。
这里有三个关键点需要列明，首先被告引用的是一份对比文献，其次这份对比文献中记载的是一项现有技术方案与公知常识的组合，最后是这种组合必须是“显而易见”地。可见，这其中最难判断的就是何为“显而易见”，这需要法院在个案中站在本领域普通技术人员的角度来判断，而且还需要以该项现有技术方案与公知常识组合后产生的技术手段、技术效果和解决的技术问题是否与被控侵权技术基本相同为判断依据。