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案情回顾
一审案号：广东省广州市中级人民法院（2010）穗中法民三初字第165号民事判决书
二审案号：广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第164号民事判决书
再审案号：最高人民法院（2013）民申字第29号民事裁定书
判决要点
在产品上使用与他人外观设计专利相同或者近似的外观设计之外还附加有其他图案、色彩设计要素，对于其侵权行为的判断一般不具有实质性影响。
案情简介
MAPED（马培德公司）是世界知名的学生和办公用品制造商。2004年2月6日，该公司向国家知识产权局申请了名为“剪刀”的外观设计专利，并于2004年9月1日获得授权。该专利的主视图参见图一。2010年马培德公司因阳江市邦立贸易有限公司（邦立公司）以及伊利达刀剪有限公司（伊利达公司）生产、销售与其拥有的上述外观设计专利相似的产品，遂将两公司起诉至广州中院。被控侵权产品的外观参见图二。
法官点评
一审、二审法院认为，被控侵权产品尽管形状外观与马培德公司的外观设计专利相似，但前者的设计有彩色图案，其整体的视觉效果与后者的外观设计专利之间存在实质性差异。据此，法院认定被控侵权产品未侵犯马培德公司的外观设计专利。
马培德公司不服，向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于2013年9月22日作出裁定书。裁定书明确指出了被控侵权产品与涉案外观设计专利的相同点与不同点。二者的共同点在于：均包括手柄、刀片以及设置于剪刀中部的铆钉三个主要部分；手柄、刀片的形状基本相同，手柄包括内、外两个明暗不同的同心圆环，并且在手柄中部均设置水滴状通孔。而二者主要区别在于：①被诉侵权产品的铆钉为分别设置于剪刀两侧的两个圆台状凸起，体积明显较大，其中心线上还设置有波浪状条纹；涉案专利的铆钉为金属铆钉，体积明显较小，且仅在一侧中部设置有直线槽（简称区别特征1）。②被诉侵权产品的剪刀片上还设置有彩色图案（简称区别特征2）。
针对二者的区别，最高院作出如下分析：
关于区别特征1。对于涉案外观设计专利而言，刀片、铆钉的设计均为剪刀类产品中的常规设计，其设计特点主要体现于手柄之上，创新高度相对有限。虽然被诉侵权产品采用了与其基本相同的手柄设计，但由于二者铆钉的形状、大小差异明显，并且铆钉设置于产品中部，区别特征1容易被一般消费者观察到，足以导致二者的整体视觉效果产生明显差异。
关于区别特征2。首先，正确界定外观设计专利权的保护范围，是进行外观设计专利侵权判断的基础。根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第五十六条第二款的规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”。形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素，因此在确定外观设计专利权的保护范围以及侵权判断时，应当以图片或者照片中的形状、图案、色彩设计要素为基本依据。其次，色彩要素不能脱离形状、图案单独存在，必须依附于产品形状、图案存在，色彩变化本身也可形成图案。根据《中华人民共和国专利法实施细则》（2002年修订）第二十八条第二款的规定，“外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。”因此，简要说明中未明确请求保护色彩的，不应以图片、照片中的色彩限定外观设计专利权的保护范围，在侵权对比时应当不予考虑。但产品上明暗、深浅变化形成图案的，应当视为图案设计要素，不应将其归入色彩设计要素，涉案专利手柄上明暗不同的同心圆环属于图案设计要素，马培德公司有关涉案专利属于单纯形状的外观设计的主张，与事实不符。最后，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与外观设计专利相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权产品落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余，还附加有其他图案、色彩设计要素的，如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素，则对侵权判断一般不具有实质性影响。否则，他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造，促进科技进步和创新的立法本意。涉案专利并未要求保护色彩，刀片上亦无图案设计，区别特征2属于被诉侵权产品上额外增加的设计要素，不应对侵权判断产生实质性影响。
综上，最高院得出的结论是：区别特征1对整体视觉效果具有显著影响，被诉侵权产品与涉案外观设计专利既不相同也不近似。二审判决以“在剪刀片上设计有彩色图案，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”等为由，认定二者整体视觉效果具有实质性差异，适用法律错误，应予纠正。鉴于二审判决结论正确，故本院予以维持。
案例点评
判断是否侵犯外观设计专利权的关键在于确定被控侵权产品与涉案专利之间是否存在明显的差异性。在本案中最高院从外观设计的形状和图案这两个角度出发，列举了涉案产品与涉案专利之间的两个区别特征。在肯定了区别特征1之后，对区别特征2的分析似乎是多余的，因为分析区别特征2对侵权判定影响的前提是区别特征1不明显（即二者在形状方面相似）。不过根据最高院的分析可以得出这样一个结论：附加新的图案、色彩设计不影响侵犯外观设计专利权的判定，当然前提是存在相同或相似的设计。换言之，如果产品覆盖了受保护的外观设计，即使附加了其他的图案、色彩，那么仍然可以断定二者不存在明显的差异性。那么最高院的观点是否忽视了图案、色彩对于外观设计的意义？这一结论的适用又是否需要明确适用对象的范围？这些问题恐怕还需要进一步讨论。
来源：上海知识产权研究所/石小伟整理