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作者：姚小娟 黄武双等
编者按：涉外定牌加工一直是知识产权业界关注的一个热点。近日，最高人民法院针对“PRETUL”商标侵权纠纷案作出的（2014）民提字第38号民事判决书，对长久以来司法实践中关于定牌加工商标侵权与否的认定问题，有了相对明确的指导意见。针对目前国内外司法裁判的基本立场及观点、涉外定牌加工中对“商标使用”的认定、侵权的成立是否应该以损害发生为必要、涉外定牌加工中的侵权认定与利益平衡、涉外定牌加工刑事案件涉及的相关问题、涉外定牌加工中国内企业如何避免侵权6个核心问题，中国知识产权报日前邀约多位知名知识产权专家、学者及律师进行梳理与解读。从本期开始，将分上下两期，对相关专家及学者的来稿进行刊载，以期通过专业视角，对涉外定牌加工贸易中所存在的争议及包含的知识产权专业性问题加以明晰。
目前国内外司法裁判的基本立场及观点
目前，我国各级人民法院对定牌加工行为是否侵犯注册商标专用权所持司法态度分为侵权与不侵权两种。认定侵犯注册商标专用权的主要理由为：委托人虽在其本国享有商标权但在我国不享有商标权，在我国使用构成对我国相关权利人的注册商标专用权的侵犯。如“耐克商标案”与“鳄鱼商标案”等。
认定不侵犯商标权主要理由为代理加工产品全部返销，不会造成国内消费者产生混淆和误认，所涉商标在我国境内没有商品识别功能。如“JoLida商标案”与“BOSS商标案”等。
在学术界，侵权论者认为，虽然涉外定牌加工产品不在我国境内销售，不会导致相关公众混淆，但因“混淆可能性”并非商标侵权构成之必要条件，只要在相同商品上使用相同商标即应绝对“推定混淆”因而构成侵犯商标权。涉外定牌加工产品不属于过境货物，涉外定牌加工属于具有营利性质的商业活动，不能适用“过境货物”的例外规则。
不侵权论者则认为，由于定牌加工产品和国内商标持有人的产品在不同国家销售，二者的相关公众（消费者）完全不同，不可能造成混淆或误认，并不影响国内商标权人之商标的商品来源识别功能，不会造成国内商标权人之损害。亦有观点认为，定牌加工过程中在产品上附加的商标（贴牌）不构成商标法意义上的商标使用。
目前，定牌加工纠纷需要解决两个关键问题。
其一，关于“商标使用”法律规范的解读。我国现行商标法第四十八条在界定“商标的使用”时，增加了“用于识别商品来源”的限制。不侵权论者据此认为，由于定牌加工产品未在我国销售，所附标识不具有来源标识作用，因而贴牌行为不属于我国现行商标法规定的“商标使用”。在不构成“商标使用”的情况下，其结果自然不构成商标侵权行为。
从法律用语字面文义可以解释，“用于识别商品来源”不仅包括已发挥来源识别作用的情形，还包括将来可以发挥来源识别作用情形。不难判断，存放在仓库中的假冒产品即便未进入流通领域，也属于未经同意使用商标而侵权。如果将“用于识别商品来源”理解为一定要进入流通领域实际发挥了识别来源功能才属于“商标使用”的话，则存放于仓库的假冒产品便不能认定为商标侵权。因此，即便现在尚未进入原告商标权所控制地域范围，只要将来会进入该地域市场，亦应认定在产品上所附商标的行为属于“商标的使用”。当然，如果将来也不会进入原告商标权所控制地域的市场，贴附商标的行为就不能认定为我国商标法所称的“商标使用”。
在委托方拥有境外某地域商标权的情况下，加工方在产品上贴附商标的行为应属于委托方“使用”其境外商标权的行为。由于委托方拥有境外某地域的商标权，加工方贴附商标的行为就因为有了依合同获取的权源而不构成商标侵权。由于委托方是否拥有境外某地域的商标权成为了判断是否成立侵权行为的前提，因此要求我国加工方履行注意义务就有了合理性。此处的注意义务，就是要求加工方形式“审查”委托方是否拥有境外某地域的商标权。
当然，另一疑惑马上又接踵而至：境外商标权人是否可以超出其权利地域范围而在我国境内贴附商标？在我国境内加工产品并贴附商标的行为，属于境外商标权利人制造产品的行为，并不满足我国商标法要求“商标使用”应具备在我国境内发挥识别来源功能的条件。委托境外企业加工产品，乃是当今国际贸易之常态；强行认定境外商标权利人委托加工贴牌的行为侵犯我国商标权，既不符合我国商标法之规定，也不符合我国产业政策之所需。
其二，关于“实质利益损害”概念之引入。基于商标权地域性之限制，我国商标通常无法在境外主张权利，然而商标的声誉跨越国界又是不争的事实。为了解决商标影响力无国界与商标权具有地域性之间的不协调问题，美国多数巡回法院在审理跨境商标纠纷时，引入了在境外使用美国商标是否会影响美国贸易（商标权人的市场利益）的标准；尤其是在境外使用美国商标“实质影响”美国商标权人利益且满足司法管辖权条件时，倾向于认定构成商标侵权。
简言之，在境外地域没有其他主体拥有商标权的情况下，我国商标声誉所及境外地域市场客观上已与国内市场成为一体。由于我国商标在该境外地域已为相关公众知悉而获得声誉，可以认定所涉加工产品进入该境外地域市场损害了国内商标权人的利益。这种商标利益损害虽直接发生在境外，但客观上已导致国内商标权人利益之实质损害。将这种加工贴牌认定为“商标使用”，并无识别来源条件的障碍，但已将“商标使用”的地域范围延伸到了境外。如果此种“商标使用”能够成立，认定加工贴牌行为侵犯我国商标权就有了法律规范基础。（华东政法大学 黄武双）
涉外定牌加工中对“商标使用”的认定
涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。涉外定牌加工也称OEM，对该类案件中的商标使用行为，是否构成商标侵权，理论界与实务界一直争论不休，从未达成一致意见。
第一，判断“商标使用”的法律依据。在商标侵权案件中，为什么要判断“商标使用”，是源于根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第五十二条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。我国现行商标法第五十七条将原五十二条第一项拆分为两项，即：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；属于侵犯注册商标专用权的行为。
第二，什么是“商标使用”。我国修订前的商标法实施条例第二条规定：商标使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。结合第二次修正的商标法第五十二条的“使用”和上述规定，均没有提到“商标使用”的判断，是否要判断混淆的问题，即混淆误认并非判定是否构成商标侵权的法定要件。
我国现行商标法吸收上述规定列为第四十八条：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”但是，增加了最后一句规定，即“用于识别商品来源的行为”。正因如此，所以才有最高人民法院在“PRETUL案”再审判决中的观点，即认为“商标使用”是指识别商品来源的使用方式，并进一步认为此次商标法修改之前的“商标使用”，也应适用此含义。
第三，关于什么是“商标使用”的观点。“商标使用”认定，从定牌加工商标侵权案件出现以来，经过不同观点的演绎。一种观点认为，严格依据修订前的商标法实施条例第三条之规定，在定牌加工中贴附商标标识的行为，属于“商标使用”。另一种观点则认为，鉴于商标具有地域性，定牌加工的商品不在国内销售，商标在国内市场上没有起到区分商品或服务来源的作用，不能体现商标标识产品或服务来源的功能，因此不属于“商标使用”。
“PRETUL案”中，一审、二审、再审法院的不同观点，代表了定牌加工案件中人民法院对“商标使用”判定的不同观点。
观点一，商标使用的认定，严格遵循我国商标法实施条例的有关规定。不论第二次修正的商标法第五十二条第一项，还是我国现行商标法第五十七条第一项和第二项，判断是否构成商标侵权，都要判断是否属于“商标使用”。此观点严格遵循修订前的商标法实施条例与我国现行新商标法第四十八条的规定。
在“PRETUL案”中，一审法院在判决中即持上述观点，认为我国商标法和商标法实施条例所称“商标使用”，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标，显属我国商标法意义上的“商标使用”。二审法院未对“商标使用”进行阐述，仅对近似商标使用在相同或类似商品或服务上时，是否构成侵权的观点不同。一审法院认为不在国内销售，没有混淆可能性，从而不构成商标近似。这种观点超越了我国商标法实施条例规定的商标标识近似的认定规则。二审法院则紧扣我国商标法实施条例之规定，从商标标识容易导致混淆误认出发，认定构成侵权。
观点二，“商标使用”系指标识商品或服务来源的商标意义上的使用。该观点认为，商标作为区分商品或服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，商标只有起到商标的识别功能，才是商标法意义上的“商标使用”。
在“PRETUL案”中，最高人民法院再审判决书中即持此观点，认为“商标使用”是进行商标意义上标识商品或服务来源的使用，这与我国现行商标法第四十八条规定相吻合。最高人民法院进一步认为：虽然前述商标法第四十八条规定之“用以识别商品来源的行为”系2013年我国商标法进行修正时所增加，但并不意味对关于“商标使用”规定有了本质变化，而是对“商标使用”做的进一步澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入“商标使用”的范畴，进而导致第二次修正的商标法第五十二条不当的扩大适用。（浙江天册律师事务所 姚小娟）
侵权的成立是否应该以损害发生为必要
对于涉外定牌加工行为是否以“加工贸易”为前提，有观点认为，涉外定牌加工是基于“加工贸易”这一经济形态。虽然加工贸易可能会是涉外定牌加工的高发领域，但涉外定牌加工与贸易形态没有必然的联系。加工贸易也好，一般贸易也罢，更主要的是与海关监管方式有关，与国家税收相关，其自身与知识产权的关联性微乎其微，没必要、也没有法律依据在两者之间划上等号。此外，加工贸易经济形态之下，知识产权有多种存在方式，不能因为加工贸易衍生了定牌加工便得出定牌加工仅仅存在于、必须存在于加工贸易中的结论。
笔者认为，涉外定牌加工行为的构成要件应包括以下4点：
其一，境外目的国要有合法的权利基础。
笔者认为，只有在境外定作方在目的国拥有合法的商标权利（含许可）的情况下，才可能构成定牌加工。否则，属于纯粹的商标侵权行为，且是典型的商标侵权行为。按照目前国内部分人民法院判决所采用的“混淆理论”，即涉案货物全部出口国外，不会对我国的相关公众带来混淆，境外消费者也不会对商品的来源产生误认。那么在定作方并不享有目的国涉案商标权的情况下，该理论则难以适用。国外定作方在目的国不拥有权利基础的情况，不符合涉外定牌加工行为的性质。
其二，产品全部返销境外。
在此情形下，应是返销到境外定作方享有商标权利的目的地。在笔者参与办理的一个案子中，涉案货物向海关申报的贸易国是英国，根据提单、船名/航次则查询到该货物的实际目的地是美国，而出口方提交的国外定作方的文件显示其在美国享有商标权利。在此情况下，该批货物的最终目的地是英国还是美国？由于目前绝大多数的涉外定牌加工案件都与海关有关，因此海关报关单的证据力就很重要，该案中，一方面出口方有如实向海关申报的义务（在该义务下，报关单显示的贸易国信息具有一定的公定力），而其他的证据（提单、船期）却显示货物实际是发往美国。
对于全部返销的理解和把握，是指涉案货物的全部返销，还是国内加工方的货物全部返销？如：被告为A公司，其境外定作方为B。案发后，原告又在A公司公证购买到了与涉案货物相同的产品，或通过A公司的电子商务平台公证购买到了涉案货物相同的产品。可否据此认定A公司的定牌加工货物没有全部返销？因为，由于涉案货物已经被海关全部扣留，因此若是要求“涉案货物”全部返销，那么这其实是个伪命题。笔者认为，只要能证明国内加工方有在销售与涉案货物相同的货物（标注相同的商标标识），就可以认定为没有全部返销。那么全部返销的责任主体，是国内加工方，还是境外定作方？在笔者办理的一个案件中，被告为A公司，其境外定作方为B。诉讼中，发现B公司的产品有在国内某电子商务平台销售，A公司公证购买后，发现厂家是C。能否据此认定B公司在我国委托加工的货物并没有全部返销？或者说能不能由于境外定作方在我国境内存在销售行为，就可以否定该案的定牌加工性质？
其三，贴附境外定作方的商标。
对于境外定作方的商标标识是否要与国内注册商标完全相同，在“PRETUL案”中，一审法院认为：亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的涉案“PRETUL”注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在我国境内销售，我国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的涉案“PRETUL”注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的涉案“PRETUL”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司持有的注册商标相同的商标，构成对莱斯公司涉案注册商标专用权的侵犯。可见，一审判决采用严格的审查标准，认为涉外定牌加工只有在涉案货物使用的商标标识与涉案商标标识完全相同的情况下才认定构成商标侵权，不以商标近似来扩大保护的范围。但二审法院认定“PRETUL”与涉案“PRETUL”注册商标构成近似，也属商标侵权行为。因此，定牌加工的法律概念应限在相同商标的范围内，而不应扩及到近似商标。
那么，国内加工方是否可以擅自变更境外定作方的商标标识？如卡尔文·克雷恩商标托管在中国享有“CK”注册商标专用权，被告称其行为是涉外定牌加工，并出示了境外委托方的“CHESS KING及皇冠图形”商标权利文件，但涉案货物实际使用的是“CK CHESS KING”标识，对境外定作方的商标标识做了更改，且无法说明合理理由。笔者认为，这种行为不应纳入涉外定牌加工的范畴，甚至可以说，这是一种打着“定牌加工”的幌子、故意攀附“CK”商标声誉的、明显的商标侵权行为。
其四，是否考虑类似商品。
在涉外定牌加工法律环境下，是否以类似商品来扩大对国内商标权利人的保护范围，也是值得探讨的问题。笔者认为，定牌加工的法律概念应限在相同商品的范围内，而不应扩及到类似商品。
综上，笔者认为，眼下涉外定牌加工问题如此复杂，涉及多方的利益与政策考量，应尽量把其法律概念限定在较小的范围内，这样的话，相应的司法政策能够更具客观性和针对性，造成的冲击面相对较小。（浙江和义观达律师事务所 俞则刚）
（文章来源：中国知识产权报）