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作者：张学军
来源：学军每日一案
——谢新林诉叶根木、海宁市名扬食品有限公司案评析
【作者题记】“已失效的外观设计专利依然应受著作权法保护（上）”发出之后，研究者对此文的观点产生了极大的分歧。赞同者固然众多，反对的声音也非常激烈。在此谨以本人１２月２８日在深圳参加一个研讨会后感想与大家分享：人类的进步不在于他们找到了自己的共同，而在于他们找到了自己的分歧。司法是否允许分歧存在？司法的本质就是分歧！司法以程序保护对分歧的辩论，以多数决原则保护最能为大众接受的结果。因为它相信经过充分辩论的大多数人的结论是最接近天理的真实。
【学军每日一案】（下）已失效的外观设计专利依然应受著作权法保护——谢新林诉叶根木、海宁市名扬食品有限公司案评析
【主题摘要】知识产权总体上可以分为标识功能，如商标、知名商品的特有包装装潢以及审美表达功能，如美术作品、外观设计专利两大类。当权利竞合的状态发生在代表标识功能与审美功能的知识产权客体上时，权利人可以就该项知识产权客体所享有的不同知识产权，以及这些知识产权所具有的不同功能，而请求两份不同的赔偿。当权利竞合的状态发生在同样功能的知识产权客体上时，权利人无权就该项知识产权客体所享有的不同知识产权而请求两份不同的赔偿。
【撰 写 人】张学军
【正 文】
（续前）
二、知识产权权利竞合的法律后果
权利竞合与非竞合的情况相比，权利人所享有的权利边界和行为人侵害权利的责任都会产生一系列的变化，主要体现在：
１。权利人侵权损害请求权竞合。例如，当权利人就同一项设计同时享有著作权和专利权时，其就侵害该两项权利的行为享有两项分别独立的损害赔偿请求权，即侵害专利权的请求权和侵害著作权的请求权。
２。针对不同的权利将产生不同的责任认定原则。例如，当权利人就其设计请求保护著作权时，法院应根据著作权法的规定审查并认定该项设计是否构成著作权法的权利客体即美术作品，被诉侵权物与请求保护的作品是否构成相同或实质近似，被诉侵权的行为属于复制、发行、通过信息网络传播等哪一种行为，被诉侵权人关于其免于承担侵权责任的抗辩事由是否成立等等，以此为基础确定是否构成侵害著作权。同样，若权利人就其设计请求保护外观设计专利权时，法院则应根据专利法的规定审查其授权情况，专利授权证书中的图片或者照片所表示的产品外观与被控侵权的产品是否同类产品，是否相同或者近似，被诉侵权的行为属于制造、销售还是许诺销售，免责事由是否成立等等，从而确定是否构成侵害专利权。总之，两种请求权，两个案由，两种法律关系不应当混淆。
３。权利竞合与重复诉讼。当不同的侵权行为如Ａ和Ｂ分别侵害权利竞合下的两项权利时，权利人就其专利权起诉其中一个侵权行为Ａ，而就其著作权起诉另一个侵权行为Ｂ，不会产生重复诉讼的争议。但是如果同一个侵权行为侵害权利竞合下的两项权利时，如甲公司制造侵权产品，权利人能否分别就其专利权和著作权而两次起诉甲公司的制造行为，此时是否会产生重复诉讼的问题。
重复诉讼产生于诉讼标的的完全重合。所谓诉讼标的是指当事人对法院以裁判确定其某种法律地位或获得某种法律效果的请求。诉讼标的的具体内容是获得实体法上的具体法律地位或效果的请求。例如，“请求判决被告给付原告３００万元”（给付之诉），“请求确认原告与被告于２０００年３月５日借款人民币５０万元的借贷关系不存在”（确认之诉），“原告请求与被告离婚”（形成之诉）等等。诉讼标的实际上是原告请求法院判决的具体内容，法院对此作出判决，即构成判决主文部分，亦即既判力的客观范围。由于诉讼标的是原告向法院提出的一种请求，在诉讼中当事人的诉讼活动和法院的审判活动都必须围绕诉讼标的进行，法院对诉讼标的审理和作出的判决就要受到诉讼法的制约，即一事不再理。同时，诉讼标的也具有实体性质的一面，由诉讼标的的具体内容来看，是原告获得实体法上的具体法律地位或效果的请求，这一实体法上的具体法律地位或效果存在于原告和被告之间。
从上述诉讼标的的内涵出发来分析同一项侵权行为侵害权利竞合下的两项知识产权的问题，可以发现，此时的诉讼标的是：１）权利人请求法院根据著作权法的相关规定判令被告侵害其著作权为其带来利益损害；２）权利人请求法院根据专利权的相关规定判令被告侵害其专利权为其带来利益损害。法院的判决主文将出现“停止侵害著作权”和“停止侵害专利权”的不同内容，故权利人的分别起诉行为并不构成重复诉讼。
４。权利竞合对侵权损害赔偿数额确定的影响。在权利竞合的情形下，不同的侵权行为无论是侵害权利竞合中的哪一个权利，都会产生两个不同的损害后果，也就是说，侵权行为给权利人带来了不同的经济损失，权利人有权分别起诉获得相应的侵权损害赔偿。
当相同的侵权行为侵害权利竞合下的不同类型知识产权时，赔偿数额的确定会出现较为复杂的情况。同样以甲工厂的制造行为侵害乙公司就其某个玩具所享有的外观设计专利权和美术作品著作权为例，此时，专利权与著作权是否为乙公司带来了不同的市场，如果这两个权利可以分别为权利人带来两个不同的市场的，就会产生两个不同的收益，权利人自然有权分别起诉获得两份经济赔偿。但是，笔者认为如前所述，无论是作为美术作品还是外观设计，该玩具设计的创新功能均是为了满足审美需求，功能的重叠导致市场的重叠，该玩具不会因为同时享有著作权和专利权而获得两个不同的市场，也就没有两个不同的收益。因此，权利人不能就其玩具产品被甲公司侵权而两次获得赔偿。
但是，并非所有的权利竞合中权利人都不能够两次或者多次获得赔偿。例如，乙公司拥有一项香水瓶的创新设计，获得了包装的外观设计专利。此时，由于香水瓶的审美价值给受众带来了愉悦的精神享有，从而获得较多的消费者购买。该项外观设计所创造的市场被专利权人垄断，能够为其带来垄断该设计的经济收益。之后，该专利权人以该项外观设计申请立体商标并获得授权。此时，该项香水瓶设计的功能在愉悦审美变之外，还增加了一项识别产品来源的功能，该项功能会在审美带来的市场之外为权利人带来新的更为扩大的品牌市场。有法官形象的将其比喻为在同一项知识产权客体上叠加两层不同的权利，两层权利带来两个市场，两个市场带来两份收益。笔者较为赞同这种针对不同功能的客体下的权利竞合可以获得多项赔偿权的主张。
也就是说，我们可以将知识产权总体上分为标识功能，如商标、知名商品的特有包装装潢等；以及审美表达功能，如美术作品、外观设计专利等；当权利竞合的状态发生在代表标识功能与审美功能的知识产权客体上时，权利人可以就该项知识产权客体所享有的不同知识产权，以及这些知识产权所具有的不同功能，而请求两份不同的赔偿。当权利竞合的状态发生在同样功能的知识产权客体上时，权利人无权就该项知识产权客体所享有的不同知识产权而请求两份不同的赔偿。
三、知识产权权利竞合禁止论辨析
如前所述，知识产权权利竞合的形成与知识产权法律保护体系密切相关，而这样一种竞合的制度是否会有负面作用呢？毋庸讳言，谢新林案判决的主张是最具有代表性的观点。这种观点认为如果失效的外观设计依然受到著作权法保护的话，会损害公众对专利制度的信赖利益。更有甚者认为，用著作权法保护外观设计会架空外观设计专利制度。
对此，笔者认为，首先，外观设计专利权与著作权竞合的制度，导致外观设计失效后该设计依然受著作权保护，确实容易给公众带来对外观设计专利制度的一些困惑和矛盾看法。但是，在立法未进行修改，未明确禁止申请了外观设计的某个产品造型即不受著作权保护之前，尤其是在国务院１９９２《实施国际著作权条约的规定》明确规定实用艺术作品的保护期限为２５年的前提下，笔者看不出司法裁判何以有权变更立法的内容，直接判处申请了外观设计的实用艺术作品（美术作品）以著作权的“死刑”。其次，即便人大等立法机关启动修法活动，规定某项创新产品造型的权利人只能遵循外观设计或者著作权法之一来保护，那么依照我国对伯尔尼公约的承诺，则必须在专利法中将外观设计的保护期限修改为２５年，这种保护期限的延长是否真的可以在立法过程中获得多数人支持，尚且是个极大的疑问。第三，如果禁止外观设计专利权与著作权竞合，同理，也必须禁止三维形状或者二维图案构成的商标权与外观设计专利权竞合，也就是说，同样要禁止某部分三维和二维商标去申请外观设计专利。例如，某些特效药药片在申请外观设计的同时会申请立体商标权，在外观设计过期之后，依然受商标法保护。消费者利用该药片的立体商标可以更容易的识别出该种药片的生产商来源，从而选择质量更为可靠的生产商。而这种行为同样要受到“择一保护原则”的禁止。另外，有很多产品的包装装潢申请了外观设计，由于多年使用，制造者声誉较好，从而获得市场认可成为知名商品的特有包装装潢。若是根据失效的外观设计不应获得保护的原则，则该产品的制造者一开始就不能选择申请外观专利，若是一旦上了这个“船”，则永远别期望获得知名商品的特有包装装潢权。因此，这种主张择一保护的、切断外观设计与著作权、商标权和不正当竞争中的知名商品特有包装装权之间“通道”的做法，真的符合专利法保护创新的立法精神，真的符合“两害相权取其轻，两利相权取其重”的基本常理吗？笔者以为，即便要修改立法禁止知识产权权利竞合的出现，恐怕还有待于进一步的研究和探讨，未必能够就此促下结论。
（全文完）
（感谢广东省高级人民法院民三庭肖少杨法官为本文“赔偿数额确定部分”观点的形成给予的启发和帮助）