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来源： 知产力
一个月过去了，江湖上有了更多的故事，有些是惨烈的，余晖庭长一直情绪不高，马彩云法官的牺牲让他情绪变得很复杂，他正式提出叫他老鱼，不要叫咖啡什么的。我们也为此特意把带调侃性质的专业文章延后1个月刊发，在老鱼重出江湖之前，我们先来温习一下江湖（二）的部分经典评论……
评论的内容已经很难让刀哥再评论了，各位看官可以各自去体会其中的个中滋味，总的来看，老鱼绝对不是一个俗人。
刀哥：今天和您继续聊聊商标法第五十九条第三款的适用，关于在先使用中原使用范围的问题，您对此问题如何看待？
老鱼：在前面江湖的行走过程中，我们一直在讨论商标侵权问题，商标使用与商标、商品的同与异及混淆问题。这些问题既是原告主张的基础，也是被告不侵权抗辩的要点。我们一直在强调混淆标准，但是不是混淆了就一定构成侵权，必须承揽相应的民事责任呢？
新《商标法》的一个重大改变就是在民事诉讼中引入了在先权抗辩。第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
关于这一点，我们先来讨论第一个问题，混淆与59之3的关系。初看这条的时候，我的第一印象是立法有问题。我当时认为，由于商标两同直接认定混淆，适用这一条正合题意；但商标商品相似的情况下，可以通过认定不混淆即可以解决问题，不需要考虑“加区别标识”问题，因此这一条中关于近似商标类似商品的规定是多余的。我这观点还在公开场合说过。后来仔细一想，我错了。我在理解两同适用59之3时的认识是正确的，59之3解决的是已生产混淆之后的商标之间的关系，显然59之3对相似商标类似商品情况适用时，同样是在两商标会产生混淆的语境下进行的。没读懂法就发表意见，属于妄言。
刀哥：哎呀，您这个自我批评自我完善的态度和精神以及造诣比ALPHAGO强多了，通过自我修正得到完善提高了，那是不是可以理解您认为57条是适用59之3的前提？
老鱼：我觉得是的。59之3的结语是“可以要求其附加适当区别标识”，这里解决的就是混淆问题。不混淆也就不需要“区别”。我之前误读法条的含义是因为我忽略了“区别”二字。
这里可以继续对法条进行展开理解。既然用“区别”解决混淆，实际上59之3是57条适用的例外情况，也就是商标民事侵权的例外情况。我个人理解（经历了出错事件，得小心翼翼），“例外”意味着其一此条的适用不应当对商标侵权判断标准造成太大影响，其二此条的适用不应当对商标注册制度造成太大影响——法条要求被告不能原样继续使用其未注册商标（加注区别标志）。
刀哥：我看了下法条，时间点应该没有争议，写得很清楚是“商标注册人申请商标注册前”。那对于其他条件如何把握？
老鱼：我们把法条分解下：除了前面说的混淆和时间要素外，关键词还包括“有一定影响的商标”、“原使用范围”“附加适当区别标识”等。首先，它得是商标，起到了商标的作用。不明白什么是商标和商标的功能，可能讨论就会离题；其次，根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决”，也就是说如果它是注册商标，那么人民法院民事诉讼还不能管，所以它还得未注册或与基本的注册方式有较大区别；第三，关于区别标志的适当性问题，显然很难有普适标准，需要个案讨论；关于“一定影响”和“原有范围”两者显然是密不可分的，影响必然要考虑范围，而范围指的是有影响力的范围。
刀哥：我记得原有范围先见于《专利法》第六十九条规定的“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用。”这一条跟商标法相比，有什么参考意义吗？（PS：突然我觉得提出这样的问题很高大上，突然我觉得竟然对专利法也了解，突然我觉得我仿佛我已经不是我…)
老鱼：对于专利法中在先权的原有范围，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》已作出了一定的解释“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”这里的关键词是“已有”，即已有的生产规模、设备及生产准备。该司法解释继续规定“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”
无论是《专利法》还是《商标法》，在先权利都是保护法定权利（授权或注册）的例外情形，从专利法解释的立法意图来看，体现了专利授权制度和在先权利的平衡，严格控制在先者对专利权人的影响是主旋律。专利涉及的具体产品和技术较为单一，时效性特点也明显，相对来说原有范围较为容易控制。我们在某些具体案件的审理过程中，曾要求当事人提供具体的生产设备、流水线情况等证据以固定先用权范围。但对商标而言，虽然商标的标是固定的，但其标注的商品即使种类相同，也必然更新换代、推陈出新。而且对经营主体而言，专利可能有很多，但主要经营的商标往往是有限的。商标是商誉的直接载体，包括专利技术、技术秘密、用户反馈等均最终集中体现到商标之中。因此对《商标法》中原有范围的确定就更加复杂也更要慎重，既要尊重在先权利人的自主经营行为，对例外情况的保护也不能对注册制度本身造成过多影响。
刀哥：别以为我真不懂啊，您别再外围晃了，一会儿把读者带沟里去了，能直接亮剑吗？整点干货！
老鱼：刚才说过，59之3里面的对抗注册商标的应当是未注册商标。在讨论该未注册商标的“对抗”能力时，与它受保护的能力是一致的。被控侵权商标要适用59之3的条件是该未注册商标要符合我国法律对未注册商标的保护要求。
通说认为我国法律对于未注册商标的保护主要体现在《中华人民共和国反不正当竞争法》的第五条第（二）项中，即对知名商品特有的名称、包装、装潢的保护之中。《反不正当竞争法》给予知名商标特有的名称、装潢、包装的保护是非授权性的。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第四条规定，足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，应当认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”。该法条的关键词是“足以使相关公众对商品的来源产生误认”，即某标志受保护，需要产生识别作用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。综合来说，在先使用的未注册商标要适用第五十九条第三款对抗他人注册商标，需要达到《反不正当竞争法》第五条规定的知名商标特有的名称、装潢、包装受保护的条件和要求。
刀哥：您的意思是根据《反不正当竞争法》对知名商品特有的名称保护的要求来确定59之3的未注册商标的“影响力”和“原有范围”？
老鱼：是这个意思。作为足以一种对抗注册商标的权利，我觉得它应当以法律规定的保护为基础。而与未注册商标保护最密切相关的法律就是《反不正当竞争法》。
对于原有范围的认定也同样可以从《反不正当竞争法》中找依据。我认为可以从经营规模和经营地域两方面来考察。商业标识一般随附在商品或服务上，而消费者对相关商品、服务的技术、创新、风格、售后等评介也会集中反馈到商标上，商标是消费者与经营者沟通的最直接转体。例如去买轮胎，并不需要记得米其林公司的全名，只记住“米其林”这个商标就够了。刚查了下，其全称是“米其林集团总公司”，感觉就多了集团总公司这么几个字，不要小看省的这几个字，这几个字的节省的就是搜寻成本，实现了商标的基本功能。在商标制度的保护之下，相关公众只需要记得“米其林”三字即不会发生误认。
刀哥：咳咳咳，我知道您判过米其林商标侵权案，但咱们别一说就米其林，米其林没有给知产力一毛钱广告费，还是继续扯回到59之3吧。
老鱼：当然与今天的议题是有关的。结论是：商标的影响力是企业经营效果的集中体现。59之3是通过对原有范围的确定实现对未注册商标的限制， 所以通过经营规模控制未注册商标应当符合商业标识本身的特点。从符号学、认识心理学来看，传播性是商标与生俱来的特点，从某种意义上说，知识产权的无形性在商标上体现得最彻底。文字商标可以用读音来传播、图形商标即使没有文字也会被人用语言来呼叫，如勾子被呼叫成耐克。甚至有些商标在传播过程还被取了别名，你知道驴牌包包是哪个牌子吧？
刀哥：知道，但我必须不说，因为有很多小动物牌子的包包，目前为止没有哪个小动物给我们广告，来来来，继续说原有范围，原有范围。
老鱼：所以在商标意义上，对于经营规模来说，企业规模、利润、经营额等不应当受到限制，原有范围在规模控制上的体现主要应当在经营的产品或服务的种类上，例如生产西服的厂家主要原有范围也应当在西服及有限的必要的周边产品上，扩展到皮具、皮鞋上就不见得合适了。搬家公司将业务拓展到快递上也不应当属于原有范围。正常情况下，企业对于自己的商誉重要载体商标（包括未注册商标）除了自己使用外，还可以授权他人使用。一般情况下，被许可人使用该商标获取的商誉应归商标权人享有，这种实际授权行为亦可视为权利人自身的使用。因此，企业对外授权使用争议商标的行为，亦应当以注册商标申请日为限，应当限于在先使用人本人及在注册商标申请日前已经获得许可使用的被许可使用人。
对于原有范围中的地域性限制就比较复杂。我们还是来看《反不正当竞争法》。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定 “在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”。再来读一下法条：不同地域、知名、善意、不侵权、进入相同地域、区别标识。从这些关键词可以看出，未注册商标受保护与经营地域密切相关。这也跟未注册商标保护的非授权性特点有关，是对已实际产生的利益的现实保护，现实产生的利益肯定与实际经营地域不可分。这样规定是符合《反不正当竞争法》的立法宗旨的。依据《商标法》第三十二条和第五十九条第三款的规定，未注册商标的保护与其影响力密切相关，没有使用或者虽有使用但未达到一定影响，自不能依据上述条款获得保护。比较《反不正当竞争法》司法解释和商标法59之3，差异在于让谁改名。我觉得这与《反不正当竞争法》和《商标法》的不同立法技术有关。《反不正当竞争法》提供的是非授权性保护，对于因使用产生的权益，确定权益范围时在哪里用和怎么用就是其要素。所以冲突的处理原则不是单纯的绝对的在先使用原则，而是在争议地域在先使用原则。注册商标保护则不同，某商标一经注册即在全国范围内受保护，相关公众有理由信赖标注该商标的商品或服务具有同一来源。换而言之，一般不应当形成在全国范围内与注册商标形成对抗的在先未注册商标，如果确实存在这种情况，则在先未注册商标持有人可依无效宣告程序请求宣告该注册商标无效。
就《商标法》第五十九条第三款而言，未注册商标经营者的实际利益产生于其经营覆盖的范围。对于商品商标来说，由于商品经生产者出售后，其销售范围就脱离了其控制，在先用权中限定商品的销售区域缺乏可执行性。对于服务商标而言，其服务覆盖的范围显然与地域密切相关。就相关公众利益出发，如果不限制在先服务商标的经营范围，则注册商标与在先服务商标有可能在全国范围内产生冲突，即使注册商标在其他区域内在先使用也无法避免这种情况，最终增加的是消费者的识别成本，损害的是商标注册制度的公信力。因此限定未注册服务商标的经营地域，既能保证其经营地域内的相关公众基于消费认知产生的识别利益受到基本保护，又能保障其他地域范围的相关公众对经过公告的注册商标的信赖利益。
刀哥：来吧，又到饭点了，您最后对商标法59之3的相关问题做个小结吧，然后吃饭等别人拍砖。
老鱼：对于《商标法》第五十九条第三款规定的在先权利之原有范围，我认为，对原有范围的认定依商品与服务的有所区别。对于商品商标，原有范围是指权利商标的申请日之前在先商标已实际使用的商品种类，有可能能涉及到必要的延伸商品上，这个问题需要具体问题具体分析；商品商标的流通地域一般不受限制，但在先商品商标使用者直接经营的直营店应当受到限制；对于服务商标而言，其服务类别应当与权利商标注册日之前，该在先商标的实际使用类别相一致，也有可能会涉及到自然延伸服务上，同样需要具体问题具体分析；在先服务商标的地域性应当受到较为严格的控制。
（本文根据余晖先生《商标侵权那些事》改编，版权归余晖先生所有。）
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